1. Distinctivitatea
Protecţia ca marcă a unui semn este condiţionată de existenţa caracterului distinctiv. Un semn are caracter distinctiv dacă nu este necesar, uzual sau descriptiv. Legea română prevede cerinţa obligatorie a caracterului distinctiv în art. 3, lit. a. Distinctivitatea este o problemă de fapt.
În literatura juridică s-a arătat că distinctivitatea cuprinde două elemente: originalitatea şi noutatea. Originalitatea reprezintă o condiţie de validitate, iar noutatea o condiţie de apropriere, de disponibilitate a semnului ales ca marcă.
În materia mărcilor, originalitatea nu este absolută în timp şi spaţiu. Drepturile care iau naştere sunt mai puţin complete, decât cele decurgând din creaţiile noi. Originalitatea reprezintă o condiţie de validitate, iar noutatea o condiţie de apropriere, de disponibilitate a semnului ales ca marcă. Dreptul asupra mărcii este un drept de ocupaţie şi nu de creaţie.
Fiind o noţiune relativă, distinctivitatea se apreciază de instanţele judecătoreşti în funcţie de situaţia concretă. Aprecierea caracterului distinctiv are în vedere aptitudinea intrinsecă sau concretă a semnului de a identifica un anumit produs, în cadrul aceleiaşi categorii. În raport de produsul sau serviciul la care se aplică, semnul este distinctiv dacă poate fi recunoscut de către cei cărora le este adresat.
În lipsa caracterului distinctiv intrinsec, nu pot constitui o marcă semnele simple şi semnele descriptive. Distinctivitatea intrinsecă se determină în abstract.
În dreptul nostru, art. 5, lit. d din Legea nr. 84 din 1998 dispune că nu pot fi înregistrate mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii, putând servi în comerţ pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora.
În literatura de specialitate, marca descriptivă este deosebită de marca aluzivă, care evocă anumite calităţi ale produsului. Cu toate că diferenţierea este dificilă, marca aluzivă poate fi admisă la înregistrare.
În absenţa caracterului distinctiv concret, nu pot forma o marcă semnele vizibil uzuale, generice sau necesare. Recunoaşterea unui drept exclusiv ar însemna admiterea unui monopol asupra produsului.
Prevederile legii române nu se referă şi la semnele generice. Absenţa unei asemenea menţiuni se explică prin faptul că semnele generice şi semnele uzuale constituie o singură categorie.. Datorită unei folosiri generalizate, semnele din această categorie sunt uzuale.
2. Disponibilitatea
Un semn poate fi apropriat ca marcă dacă nu aparţine unei alte persoane. Indisponibilitatea unui semn este generată de existenţa unor drepturi anterioare. Cauzele de indisponibilitate se referă la drepturile personale nepatrimoniale ale terţilor şi la actele anterioare de apropriere, care constituie anteriorităţile propriu-zise.
În dreptul român, anteriorităţile sunt prevăzute de Legea nr. 84 din 1998. În conformitate cu art. 6, lit. a, o marcă este refuzată la înregistrare dacă este identică cu o marcă anterioară, iar produsele sau serviciile pentru care a fost cerută înregistrarea mărcii sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată. Cu caracter derogatoriu, înregistrarea poate fi totuşi admisă dacă se obţine consimţământul expres al titularului mărcii anterioare.
Anterioritatea poate proveni dintr-un depozit anterior ori dintr-o folosire anterioară.
Potrivit reglementării actuale, prin drept anterior protejat se înţelege:
- o marcă identică sau similară, înregistrată în România pentru produse sau servicii identice sau similare, dacă la data înregistrării acestei mărci sau la data de prioritate, în temeiul art. 11, alin. 2 şi al art. 12, alin. 1 din lege, este anterioară datei depozitului naţional reglementar al mărcii pentru care se cere înregistrarea;
- o marcă identică sau similară, considerată notorie în România conform art. 3, lit. c din lege;
- un drept al unei personalităţi cu privire la imaginea sau la numele său patronimic;
- o indicaţie geografică protejată;
- un desen sau un model industrial protejat;
- un drept de autor;
orice drept de proprietate industrială dobândit anterior datei depozitului naţional reglementar al unei mărci.
Anteriorităţile sunt parţiale şi relative. Ele privesc numai domeniul economic şi comercial, în care semnul a constituit obiectul unei aproprieri anterioare. Pe de altă parte, anteriorităţile sunt limitate profesional, în timp şi în spaţiu.
Limitele profesionale ale anteriorităţilor se referă la faptul că marca nu trebuie să fie unică în raport cu toate semnele distinctive înregistrate anterior. Noutatea mărcii se referă numai la produsele pentru care a fost creată. Riscul confuziei fiind înlăturat de deosebirea dintre produse, aceeaşi marcă poate fi folosită în ramuri sau industrii diferite.
Aprecierea diferită a anteriorităţilor în această materie, a permis elaborarea regulii specialităţii mărcii. În baza regulii specialităţii, o marcă poate fi înregistrată pentru alte categorii de produse.
Dispoziţiile legii române din 1998 admit, în mod expres, principiul specialităţii mărcii. Marca identică sau similară cu o marcă anterioară şi destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare nu poate fi înregistrată, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere cu marca anterioară ( art. 6, lit. b şi c).
Limitele anteriorităţii în timp se referă la faptul că un semn protejat anterior ca marcă nu poate fi utilizat de o terţă persoană, cât timp dreptul titularului nu s-a stins prin abandon sau decădere. O marcă abandonată de către titular poate fi folosită pentru produse identice sau similare. Utilizarea mărcii de către o altă persoană presupune îndeplinirea următoarelor condiţii: abandonul mărcii să fie cert; durata abandonului să permită uitarea vechiului semn distinctiv; să nu existe o intenţie de fraudă. În acest fel, noua marcă înregistrată nu va fi confundată cu marca abandonată, care nu mai constituie o anterioritate.
Limitele anteriorităţii în spaţiu se referă la faptul că o marcă este protejată pe întregul teritoriu al ţării unde a fost înregistrată. Principiul teritorialităţii nu asigură protecţia mărcii şi în străinătate. O marcă identică sau similară se poate folosi în două state diferite. Numai în cazul în care, prin înregistrarea unei mărci străine anterioare, se urmăreşte o fraudă, titularul ei are o acţiune în concurenţă neloială. De la această regulă există două excepţii. Protecţia mărcilor se poate realiza şi în alte state, dacă există o convenţie internaţională sau semnele sunt distinctive ori notorii.
3. Liceitatea
Pentru a constitui o marcă, un semn trebuie să nu cuprindă indicaţii false sau înşelătoare, ori să nu fie contrar ordinii publice sau bunelor moravuri. Exigenţele relaţiilor comerciale exclud de la protecţie mărcile deceptive, ilegale sau imorale. Mărcile deceptive sau frauduloase nu pot fi validate, deoarece urmăresc să inducă în eroare pe consumatori. De exemplu, a fost refuzată la înregistrare marca Yankee pentru produse care nu erau originare din S.U.A., sau marca Menthol pentru ţigări ce nu conţineau mentol.
În dreptul român, art. 5, lit. f din Legea nr. 84 din 1998 dispune că nu pot fi înregistrate mărcile care sunt de natură să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică, calitatea sau natura produsului sau a serviciului. De exemplu, indicaţia mătase naturală, atunci când produsul este un amestec de mătase naturală şi mătase vegetală.
Mărcile ilegale sau imorale nu pot fi protejate, întrucât aduc atingere ordinii sociale şi politice. În literatura juridică s-a pus problema caracterului ilicit sau imoral al produsului pe care se aplică sau ataşează marca. Întrucât marca formează obiectul unui drept exclusiv şi distinct, iliceitatea sau imoralitatea produsului nu se răsfrânge asupra mărcii.
Semnele contrare moralei şi ordinii publice sunt prevăzute de art. 6ter alin. 1, lit. a şi b din Convenţia de la Paris, în forma revizuită la Haga, în 1925. Astfel, ţările Uniunii convin să refuze sau să invalideze înregistrarea şi să interzică prin măsuri corespunzătoare folosirea, fără autorizaţia organelor competente, fie ca mărci, fie ca elemente ale acestor mărci, a stemelor, drapelelor şi a altor embleme de stat ale ţărilor Uniunii, a semnelor şi sigiliilor oficiale de control şi de garanţie adoptate de către ele, precum şi a oricăror imitaţii de blazoane. Aceste dispoziţii se aplică şi stemelor, drapelelor şi altor embleme, iniţialelor sau denumirilor organizaţiilor internaţionale interguvernamentale din care fac parte una sau mai multe ţări ale Uniunii.
Condiţii de formă
Condiţiile de formă ale protecţiei mărcilor sunt distincte de modul lor de dobândire. Ele se referă la modul de folosire a mărcii. Folosirea mărcii se realizează prin aplicare sau ataşare. Aplicarea sau ataşarea se poate face pe fiecare produs în parte, pe ambalaje, pe imprimatele prin care se oferă produsele sau serviciile, precum şi documentele care însoţesc produsele. Mărcile mai pot fi utilizate în orice alt mod potrivit, pe insigne, reclame, anunţuri, prospecte, cataloage, facturi şi, în general, pe orice documente ale titularului.