8.1. Modalităţi de transmitere
În conformitate cu dispoziţiile art. 39 al Legii nr. 84 din 1998, drepturile asupra mărcii pot fi transmise, prin cesiune sau prin licenţă, oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii.
1.1. Cesiunea
Marca se poate transmite de titular în temeiul unui contract de cesiune. Cesiunea este guvernată de prevederile Codului civil. În mod concret, cesiunea cu titlu oneros este supusă dispoziţiilor referitoare la vânzare, iar cesiunea cu titlu gratuit, dispoziţiilor privitoare la donaţie.
În funcţie de situaţia concretă, drepturile cu privire la marcă se vor ceda total sau parţial. În cesiunea totală, transmiterea drepturilor cu privire la marcă este integrală. Cesionarul dobândeşte toate drepturile titularului mărcii, iar cedentul devine un simplu terţ. În cesiunea parţială, transmiterea drepturilor este fracţionată, iar transmiterea se realizează numai pentru unele din serviciile sau produsele pentru care este folosită marca.
Datorită subrogării în drepturile cedentului, cesionarul poate exercita acţiunea în contrafacere. Tot cesionarul, prin aplicarea reglementărilor din materia vânzării, beneficiază şi de garanţia pentru vicii ascunse.
În literatura de specialitate s-a arătat că executarea silită nu poate să aibă ca obiect numai marca. Executarea silită numai a mărcii permite producătorului să fabrice în continuare produsele sale, dar fără a le marca. În acest fel, cesiunea forţată separată a mărcii contravine scopului reglementării juridice.
Pe de altă parte, jurisprudenţa a acceptat cesiunea forţată a mărcii ca accesoriu al întreprinderii producătoare sau al fondului de comerţ.
Validitatea cesiunii forţate separate a mărcii este o problemă de fapt. Soluţionarea ei are în vedere asigurarea protecţiei consumatorilor.
Raporturile dintre părţi sunt configurate de principiul autonomiei de voinţă. Faţă de terţi, transmiterea dreptului devine opozabilă de la data înscrierii cesiunii în Registrul Naţional al Mărcilor. Forma obişnuită de transmitere a mărcii o constituie cesiunea voluntară. Dacă transmiterea intervine cu ocazia executării silite sau exproprierii, cesiunea este forţată.
1.2. Licenţa
Transmiterea mărcii, prin intermediul contractului de licenţă, a fost impusă de cerinţele practicii. Cu toate că a fost contestat, întrucât presupune libertatea mărcii, contractul de licenţă cunoaşte o dezvoltare deosebită. Contractul de licenţă este supus normelor dreptului comun. În absenţa unei stipulaţii exprese, se vor aplica dispoziţiile cu privire la locaţiune.
Licenţa de exploatare este specifică mărcilor. Beneficiarul licenţei are dreptul să aplice marca transmisă şi să fabrice produsele respective. Licenţa de folosire constă într-o autorizare de aplicare sau ataşare a mărcii pe produsele livrate de licenţiator. Licenţa de reclamă implică autorizarea folosirii unei denumiri care constituie obiectul unui drept personal al altei persoane.
În funcţie de întinderea drepturilor care se atribuie, licenţele pot fi exclusive, neexclusive şi reciproce. Prin licenţa exclusivă, licenţiatorul renunţă la posibilitatea de a mai acorda alte licenţe, iar licenţiatul are un drept exclusiv de utilizare a mărcii. Prin licenţa neexclusivă, licenţiatorul are dreptul de a utiliza sau transmite marca, iar licenţiatul de a folosi semnul distinctiv în condiţiile convenite. Prin licenţa reciprocă, părţile contractante îşi acordă reciproc dreptul de a fabrica un produs, care va fi pus în circulaţie cu aceeaşi denumire. Fiecare parte îşi păstrează dreptul asupra mărcii sale.
După caracterul lor, licenţele se împart în două categorii: nelimitate şi limitate. În licenţa nelimitată, licenţiatul beneficiază de exclusivitate pe toată durata de valabilitate a contractului. Licenţiatul poate acorda sublicenţe. În licenţa limitată, dreptul de folosire a mărcii, deşi este exclusiv, prezintă unele îngrădiri în conformitate cu art. 42 alin. 1 al Legii nr. 84 din 1998.
Prin contractul de licenţă se transmite numai dreptul de folosire a mărcii. Licenţiatorul are obligaţia să asigure libera folosinţă a mărcii, precum şi obligaţia de garanţie împotriva evicţiunii şi viciilor ascunse. Pe durata contractului de licenţă, licenţiatul este obligat să folosească numai marca ce face obiectul contractului de licenţă, având libertatea de a aplica pe produsele fabricate semne indicând că el este fabricantul lor.
Licenţiatul este ţinut să exploateze marca, să plătească preţul licenţei stabilit sub formă de redevenţe şi să menţină calitatea produselor fabricate sau a serviciilor furnizate în baza contractului. Printr-o clauză de minimum garanţi, licenţiatul poate fi obligat să realizeze o anumită cifră de vânzare.
Licenţiatorul poate exercita acţiunea în contrafacere împotriva persoanelor care tulbură folosirea mărcii de către beneficiar. Dacă acţiunea în contrafacere a fost pornită de către titular, oricare dintre licenţiaţi poate să intervină în proces, solicitând repararea prejudiciului cauzat prin contrafacerea mărcii, conform art. 43, alin. 3 din Legea nr. 84 din 1998.
Beneficiarul licenţei nu poate introduce în justiţie o acţiune în contrafacere fără consimţământul titularului mărcii, dacă în contractul de licenţă nu este stipulat altfel. Titularul unei licenţe exclusive poate intenta o acţiune în contrafacere, după ce a notificat actele de contrafacere de care a luat cunoştinţă şi titularul mărcii nu a acţionat în termenul solicitat de licenţiat (art. 43, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 84 din 1998). Tot beneficiarul licenţei are şi dreptul de a exercita o acţiune în concurenţă neleală.
2. Înscrierea transmiterii dreptului la marcă
Transmiterea drepturilor cu privire la marcă, potrivit art. 41, alin. 2 şi art. 42, alin. 4 ale Legii nr. 84 din 1998, se înscrie în Registrul Naţional al Mărcilor şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Efectele transmiterii dreptului la marcă se produc între părţi din momentul realizării acordului de voinţe. Faţă de terţi, transferul produce efecte de la data înscrierii în Registrul Naţional al Mărcilor. Înscrierea transmiterii se face de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, la cererea persoanei interesate.
3. Transmiterea mărcilor înregistrate internaţional
Convenţia de la Paris reglementează transmiterea mărcilor, sub forma cesiunii. Cesiunea mărcii se notifică Biroului internaţional, potrivit art. 9bis, alin. 1 şi 2 al Aranjamentului de la Madrid, din 1891, de administraţia ţării cedentului. Biroul va înscrie transmiterea ei în registrul internaţional, dacă cesionarul are dreptul să depună o marcă internaţională.
Cesiunile de înregistrări internaţionale prezintă mai multe forme. Ele pot fi totale sau părţile, precum: transmiteri totale, în ceea ce priveşte ţările Uniunii şi produsele sau serviciile; transmiteri totale, din punctul de vedere a ţărilor Uniunii, şi parţiale, în ceea ce priveşte produsele sau serviciile; transmiteri parţiale, din punctul de vedere a ţărilor Uniunii, şi totale, în ceea ce priveşte produsele sau serviciile; transmiteri parţiale, în ceea ce priveşte ţările Uniunii şi produsele sau serviciile.