Drept

6. Sediul materiei. Această limită specială este reglementată prin art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 64/1991, republicată, în mod asemănător cu dispoziţiile legale referitoare la invenţii din alte ţări[1]. Conform acestui text legal, "Nu constituie încălcarea drepturilor prevăzute la art. 33 şi 34 [...]: b) efectuarea oricăruia dintre actele prevăzute la art. 33 alin. (2) de către o persoană care a aplicat obiectul brevetului de invenţie sau cel a cererii de brevet, aşa cum a fost publicată, ori a luat măsuri efective şi serioase în vederea producerii sau folosirii lui cu bună-credinţă pe teritoriul României, independent de titularul acesteia, cât şi înainte de constituirea unui depozit naţional reglementar privind invenţia sau înainte de data de la care curge termenul de prioritate recunoscută; în acest caz invenţia poate fi folosită în continuare de acea persoană, în volumul existent la data de depozit sau a priorităţii recunoscute, şi dreptul la folosire nu poate fi transmis decât cu patrimoniul persoanei ori cu o fracţiune din patrimoniul afectat exploatării invenţiei;".
7. Raţiune şi ipoteză. Dreptul de folosire personală anterioară[2] constituie recunoaşterea pe plan legislativ a unei consecinţe impuse de echitate[3], într-o situaţie de manifestare a ubicuităţii - sub aspectul apariţiei[4] - a creaţiilor intelectuale industriale.

Astfel cum s-a arătat, "Din punct de vedere al apariţiei lor [al apariţiei obiectelor proprietăţii industriale - sublinierea noastră, L.M.], ubicuitatea se înfăţişează ca o aptitudine a acestora de a putea fi create de mai multe persoane în mod simultan (dar şi în timpuri diferite, însă coexistând în aceeaşi perioadă), deşi creatorii au lucrat independent unii de alţii, în acelaşi loc sau în locuri diferite. Acest aspect al ubicuităţii îl întâlnim, în special, cât priveşte creaţiile industriale, chiar dacă având justificări şi intensităţi diferite; dar el nu este exclus în cazul semnelor distinctive. Referitor la creaţiile industriale, este uşor de sesizat că ideea care stă la baza unei soluţii noi - de pildă, o invenţie, un know-how, un desen industrial etc. - poate apărea la mai multe persoane, în locuri diferite şi fără a avea cunoştinţă una de alta."[5]

În aceste circumstanţe, atunci când una şi aceeaşi "invenţie" este creată de către două persoane diferite, prin eforturi independente, aceea dintre ele care va constitui cea dintâi depozitul reglementar ori va beneficia de cea dintâi prioritate recunoscută va deveni titular de brevet. Prin ipoteza avută în vedere de art. 35 lit. b) din Legea nr. 64/1991, republicată, cealaltă persoană începuse deja, cu bună-credinţă, să aplice aceeaşi soluţie ("invenţia") sau luase măsuri efective şi serioase în vederea aplicării ei, mai înainte de menţionata constituire a depozitului reglementar ori de menţionata prioritate recunoscută. După constituirea depozitului reglementar, se naşte dreptul provizoriu de exploatare exclusivă iar, dacă se eliberează brevetul, se naşte însuşi dreptul de exploatare exclusivă, în temeiul căruia titularul ar putea interzice terţului să îşi continue exploatarea.

8. Condiţii. Următoarele condiţii trebuie să fie îndeplinite în mod cumulativ pentru ca terţul să poată invoca, în raport cu titularul brevetului de invenţie, această licenţă legală:
9. a) Există una şi aceeaşi soluţie tehnică[6] având caracter de noutate absolută în timp şi spaţiu, care a fost creată în mod independent de cel puţin două persoane;
10. b) Una dintre aceste persoane[7] brevetează[8] ca invenţie acea soluţie tehnică[9] sau doar depune cerere de brevet, care este publicată;
11. c) Cealaltă persoană[10] a aplicat obiectul aceluiaşi brevet de invenţie sau al aceleiaşi cereri de brevet ori a luat măsuri efective şi serioase în vederea producerii sau a folosirii lui pe teritoriul statului care a eliberat brevetul de invenţie sau unde a fost depusă cererea de brevet[11];[12]
12. d) Această aplicare sau, după caz, luarea acestor măsuri efective şi serioase au fost efectuate anterior constituirii depozitului reglementar de către persoana care a devenit titular de brevet ori anterior datei priorităţii excepţionale eventual invocate de către acest titular de brevet;
13. e) Activităţile descrise la lit. d) s-au realizat cu bună-credinţă[13] şi în mod independent în raport cu titularul brevetului de invenţie sau al cererii de brevet publicate;
14. f) Activităţile descrise la lit. d) nu au fost publice, neconstituind o anterioritate care să fi înlăturat existenţa condiţiei de fond a noutăţii cu prilejul brevetării soluţiei de către persoana devenită titular de brevet sau care a depus cererea publicată[14].[15]

8 bis. O analiză mai detaliată necesită cea de treia condiţie dintre cele enumerate mai sus, şi anume condiţia ca titularul dreptului de folosinţă personală anterioară să fi aplicat aceeaşi soluţie ori să fi luat măsuri efective şi serioase în vederea producerii sau a folosirii ei pe teritoriul statului care a eliberat brevetul de invenţie sau unde a fost depusă cererea de brevet. Într-adevăr, în jurisprudenţa şi practica din alte ţări este controversată problema dacă simpla cunoaştere a soluţiei tehnice (a "invenţiei") - cunoaştere existentă, desigur, anterior depozitului reglementar sau datei priorităţii excepţionale recunoscute - ar fi suficientă pentru recunoaşterea dreptului de folosinţă personală anterioară.[16] Astfel, uneori răspunsul a fost afirmativ, considerându-se că - simpla - cunoaştere integrală a soluţiei tehnice este necesară, dar şi suficientă; "nu este necesar să existe o exploatare de fapt, fiind suficient ca invenţia să fi fost concepută şi să rezulte dintr-o descriere clară şi precisă care să permită realizarea ei de către un specialist."[17] Pe de altă parte, se apreciază că simpla deţinere intelectuală a invenţiei nu este suficientă, fiind necesar a se face dovada[18] a ceva mai mult decât simpla cunoaştere intelectuală a soluţiei şi a ceva mai puţin decât exploatarea efectivă: pregătiri serioase în vederea exploatării efective sau dovada că s-a aflat pe punctul de a proceda în acest fel.

Pe aceeaşi linie de gândire, o instanţă judecătorească elveţiană a decis în 1960 că "<Pregătirile speciale>[19] efectuate în vederea executării invenţiei trebuie să aibă o <amploare particulară>. Nu demonstrează existenţa unor asemenea pregătiri planurile servind la dezvoltarea experimentală a produsului invenţie aflate în litigiu şi nici o demonstraţie efectuată în faţa unor specialişti. Ar fi putut fi determinante pregătirile care urmăreau fabricarea industrială a obiectului invenţiei."[20]

9. Efecte. Dacă aceste condiţii cumulative sunt îndeplinite, art. 35 alin. (1) lit. lit. b) din Legea nr. 64/1991, republicată, conferă[21] terţului un drept[22] de folosinţă asupra invenţiei chiar şi după eliberarea brevetului de invenţie, dar numai în volumul existent la data depozitului reglementar sau, după caz, la data priorităţii excepţionale recunoscute[23].[24]

Acest drept permite numai folosinţa personală, neputând fi transmis decât deodată cu întreg patrimoniul acelei persoane ori cu o fracţiune a patrimoniului afectat exploatării acelei invenţii.[25]

10. Ipoteză specială: dreptul de folosire personală anterioară în cazul corectării traducerii iniţiale a cererii de brevet european ori a brevetului european. O ipoteză specială a acestei limite a exclusivităţii exploatării brevetului este reglementată prin art. 35 alin. (2) din Legea nr. 64/1991, republicată, text potrivit căruia: „Orice persoană care, cu bună credinţă, foloseşte invenţia sau a făcut pregătiri efective şi serioase de folosire a invenţiei, fără ca această folosire să constituie o încălcare a cererii de brevet sau a brevetului european în traducerea iniţială, poate, după ce traducerea corectată are efect, să continue folosirea invenţiei în întreprinderea sa ori pentru necesităţile acestei, fără plată şi fără să depăşească volumul existent la data la care traducerea iniţială a avut efect.”
11. Raţiune şi domeniu. Prevederile alin. (2) al art. 35 au fost introduse prin Legea nr. 203/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1991, ca urmare a Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Europeană de Brevete privind cooperarea în domeniul brevetelor, semnat la Bucureşti la 9 septembrie 1994,[26] precum şi în vederea aplicării prevederilor Convenţiei privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973. De altfel, prevederile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 64/1991, republicată, sunt reluate, în esenţă, în cuprinsul art. 7 alin. (3) din Legea nr. 611/2002 pentru ratificarea acestei din urmă Convenţii [27], având ca sursă dispoziţiile art. 70 alin. (4) lit. b) din Convenţie.

            În baza reglementărilor interne menţionate, cererea de brevet european şi, respectiv, brevetul european eliberat de Oficiul European de Brevete – în măsura în care acea cerere sau acel brevet desemnează România ca stat în care se solicită protecţia juridică pentru acea invenţie -  vor produce efecte în România (la fel ca şi o cerere de brevet ori ca un brevet guvernate de Legea nr. 64/1991) de la data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială editat de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a traducerii în limba română a revendicărilor acelei cereri sau, după caz, a brevetului european însoţit de anexele sale. Prin urmare, de la acest moment devin aplicabile prevederile art. 33 şi 34 din Legea nr. 6471991, republicată, sfera de protecţie a invenţiei fiind stabilită în raport cu conţinutul traducerii publicate. Este însă posibil ca traducerea publicată iniţial să fie eronată, astfel încât art. 7 alin. (2) din Legea nr. 611/2002 dispune că „Solicitantul sau titularul brevetului european poate depune oricând o traducere corectată. traducerea corectată produce efecte numai după ce a fost făcută publică de către oficiu.”

            Prin ipoteză, în intervalul cuprins între data publicării traducerii iniţiale (eronate) şi data publicării traducerii corectate, o terţă persoană, întemeindu-se cu bună-credinţă pe conţinutul traducerii iniţiale, foloseşte invenţia sau face pregătiri (ia măsuri) efective şi serioase de folosire a invenţiei la care se referă traducerea eronată, fără a încălca exclusivitatea stabilită prin raportare la conţinutul acestei traduceri.

12. Efecte. În considerarea situaţiei speciale în care se află acest terţ, art. 35 alin. (2) îi recunoaşte prerogative identice cu acelea de care beneficiază titularul dreptului de folosire personală anterioară, conform art. 35 alin. (1) lit. b), aşadar dreptul de a continua folosirea invenţiei în întreprinderea sa ori pentru necesităţile acesteia, cu titlu gratuit, dar fără a depăşi volumul existent.

Este motivul pentru care trimitem la analiza efectuată anterior cu privire la art. 35 alin. (1) lit. b), care este valabilă, mutatis mutandis, şi în această ipoteză specială.

Totuşi. faţă de redactarea întrucâtva diferită a celor două texte legale menţionate, unele precizări se impun:

1. a) Observăm că, spre deosebire de situaţia reglementată prin art. 35 alin. (1) lit. b), textul art. 35 alin. (2) nu mai reia condiţionarea ca dreptul de folosinţă personală anterioară să nu poată fi transmis „decât cu patrimoniul persoanei ori cu o fracţiune din patrimoniul afectat exploatării invenţiei”. Cu toate acestea, considerăm că, în virtutea principiului „ubi eadem ratio eadem solutio esse debet”, această condiţionare este aplicabilă în ambele ipoteze.
2. b) Articolul 35 alin. (2) impune ca folosirea în continuare a invenţiei să nu depăşească volumul existent „la data la care traducerea iniţială a avut efect.” Prin aceasta nu trebuie să se înţeleagă data la care traducerea iniţială a fost publicată[28], ci perioada de timp în decursul căreia traducerea iniţială îşi produce efectele, aşadar până la data publicării traducerii corectate. În consecinţă, prin expresia „volumul existent” legea are în vedere volumul cel mai înalt existent oricând pe parcursul perioadei cuprinse între cele două publicări de traduceri.

     [1] A se vedea: W. R. Cornish, op.cit., p. 220 - 221; J. Schmidt, J. L. Pierre, op.cit., p. 75 - 77.

[2] În alte lucrări, instituţia este denumită "drept de posesiune şi folosire anterioară" (I. Cameniţă, op.cit., p. 195; de altfel, acest autor analizează sub această - unică - denumire şi "dreptul de folosire personală ulterioară"; a se vedea infra, Secţiunea a IV-a, în cadrul prezentului capitol), "drept de posesiune anterioară şi personală" (Y. Eminescu, Legea brevetelor de invenţie. Comentariu, Editura Lumina Lex, 1993, p. 144 - lucrare citată în continuare: Comentariu); V. Roş, op.cit., p. 392 - acest din urmă autor arătând, de asemenea, că o variantă a acestei instituţii este "dreptul de posesiune ulterioară şi personală") sau "drept de posesiune personală anterioară" (J. Schmidt, J. L. Pierre, op.cit., p. 75). Alteori, instituţia avută în vedere este analizată sub titulatura "drepturile secundare ale primului inventator" (Y. Eminescu, Tratat de proprietate industrială. Vol. I. Creaţii noi, Editura Academiei, Bucureşti, 1982, p. 92 - 93). [În continuare, această lucrare va fi citată “Tratat”.]

[3] "Deşi legea brevetelor de invenţii din 1906, în vigoare până la 30 decembrie 1967, nu cuprindea o reglementare expresă a dreptului de posesiune şi folosire anterioară a unei invenţii, posesiunea şi folosirea anterioară s-a aplicat, fundamentată din punct de vedere juridic, pe principiul drepturilor dobândite cu bună-credinţă şi pe prevederile art. 4 din convenţia de la Paris" (I. Cameniţă, op.cit., p. 195 - 196). De asemenea, în Franţa, "dreptul de posesiune personală anterioară" a fost recunoscut de jurisprudenţă, pentru raţiuni de echitate, anterior reglementării sale exprese prin art. L.613-6 al Codului proprietăţii intelectuale din Franţa (a se vedea J. Schmidt-Szalewska, J. L. Pierre, op.cit., p. 75 - 77).

[4] Mai există şi ubicuitatea sub aspectul folosinţei (al exploatării), care "[…]  constă în aptitudinea acestor bunuri obiect de proprietate industrială de a putea fi folosite, chiar în integralitatea lor, de mai multe persoane, independent una de alta, în acelaşi timp şi în acelaşi loc sau în locuri diferite" (A. Petrescu, Introducere în dreptul de proprietate industrială, în Drept de proprietate industrială. Introducere în dreptul de proprietate industrială. Invenţia. Inovaţia de A. Petrescu, L. Mihai, Universitatea din Bucureşti, 1987, p. 15).

[5] A. Petrescu, op.cit. p. 15.

[6] "Posesia trebuie să poarte asupra aceleiaşi tehnici care este acoperită şi prin brevet" (A. Chavanne, J. J. Burst, op.cit., p. 267).

[7] Sub aspectul cercetat, nu importă dacă această persoană (care constituie cea dintâi depozitul reglementar) este ori nu este cel dintâi creator (independent) al acelei soluţii; cu alte cuvinte, nu importă dacă celălalt creator independent (care nu constituise până în acel moment depozit reglementar şi nici nu poate invoca o prioritate excepţională cu dată anterioară depozitului ori priorităţii excepţionale eventual invocate de către creatorul independent devenit titular de brevet) a strigat ori nu a strigat cel dintâi "Evrika !".

[8] Trebuie subliniat că persoana care brevetează poate să fie un alt subiect de drept (de exemplu, "unitatea") decât creatorul însuşi. Numai în vederea facilitării exprimării formulările din text se referă la identitatea dinte creatorul independent şi titularul de brevet.

[9] Cealaltă persoană fie că, deşi intenţionează să breveteze, întârzie constituirea depozitului reglementar ori a unei priorităţi excepţionale, fie că nu intenţionează să breveteze.

[10] În mod asemănător situaţiei titularului de brevet, această persoană poate să fie însuşi celălalt creator independent sau poate să fie o altă persoană (de exemplu, "unitatea"), care a dobândit în mod legal (dar altfel decât prin transmisiune universală sau cu titlu universal) dreptul de exploatare a acelei soluţii tehnice. Sub acest aspect, a se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 137.

[11] Asupra necesităţii ca folosinţa să se fi realizat în ţara în care a fost eliberat brevetul de invenţie, a se vedea jurisprudenţa citată de A. Chavanne, J. J. Burst, op.cit., p. 267.

[12] "Posesiunea anterioară fiind un fapt, poate fi stabilită prin toate mijloacele de probă" (I. Cameniţă, op.cit., p. 200).

[13] "Este considerat ca fiind de bună-credinţă acela care a realizat în mod personal conţinutul soluţiei, precum şi acela care a dobândit-o în mod legitim. Dimpotrivă, acela care a accedat în mod fraudulos la cunoaşterea invenţiei nu este admis a se prevala de posesiunea personală anterioară" (A. Chavanne, J. J. Burst, op.cit., p. 267). S-a decis ( a se vedea jurisprudenţa citată de J. Schmidt-Szalewska,, J. L. Pierre, op.cit., p. 76) că nu este de bună-credinţă un fost salariat care exploatează un secret de fabrică al fostului său angajator.

[14] Pentru relevarea existenţei acestei condiţii implicite, a se vedea: I. Cameniţă, op.cit., p. 198 - 199; Y. Eminescu, Tratat, p. 92; A. Petrescu, L. Mihai, loc.cit.

[15] Astfel cum s-a arătat, "[…] dreptul de posesiune şi folosire anterioară constituie un mijloc legal de protecţie a unui know-how, ca soluţie tehnică brevetabilă însă nebrevetată din motive strategice care interesează întreprinderea posesoare" (I. Cameniţă, op.cit., p. 196).

[16] Pentru expunerea detaliată a poziţiilor doctrinei şi jurisprudenţei franceze în această materie, a se vedea J. Schmidt-Szalewska, J. L. Pierre, op.cit., p. 76; A. Chavanne, J. J. Burst, op.cit., p. 268.

[17] I. Cameniţă, op.cit., p. 198 (şi bibliografia acolo indicată).  O instanţă judecătorească din Germania a decis însă, în 1963, că experienţele privind efectele unui medicament nu sunt suficiente, deoarece acestea nu sunt o pregătire necesară în vederea aplicării invenţiei. (A se vedea F. K. Beier, Lettre de la R. F. d'Allemagne, în revista "La propriété industrielle", nr. 7/1966, p. 187 - apud I. Cameniţă, loc.cit.).

[18] Într-o speţă, s-a decis că este suficient a se dovedi că un dosar conţinând documentaţia relativă la invenţie fusese predat unui consilier în proprietate industrială. (A se vedea A. Chavanne, J. J. Burst, op.cit., p. 268, nota 4).

[19] Conform art. 35 alin. 1 din Legea federală elveţiană asupra brevetelor de invenţie din 1954 (cu modificările ulterioare), "Brevetul nu poate fi opus celui care, fiind de bună-credinţă, anterior datei depozitului reglementar sau datei priorităţii, a utilizat invenţia în Elveţia în cadrul profesiei sau a făcut pregătiri speciale în acest scop" - sublinierea noastră, L.M.).

[20] N. Gilliard şi colaboratorii, Brevets d'invention. Qurante ans de jurisprudence federale, editată de I. Cherpillod, Fr. Dessemontet, Centre du droit de l'entreprise, Laussanne, 1996, p. 185.

[21] Conform art. 4 lit. B), teza finală din Convenţia de la Paris din 1883 pentru apărarea proprietăţii industriale, "Drepturile câştigate de terţi înainte de ziua primei cereri care serveşte ca bază a dreptului de prioritate sunt rezervate prin efectul legislaţiei interne a fiecărei ţări."

[22] "Aşa-zisul drept de posesiune personală anterioară este, în realitate, un mijloc de apărare împotriva acţiunii în contrafacere în consecinţă, exerciţiul său este supus unor condiţii precise şi produce efecte limitate" (J. Schmidt-Szsalewski, J. L. Pierre, op.cit., p. 76).

[23]  Dacă, de exemplu, anterior datei depozitului reglementar sau, după caz, a datei priorităţii excepţionale recunoscute, volumul producţiei sale a  fost mai mare, pentru ca, indiferent din ce motive, la această dată ulterioară să fi scăzut, atunci dreptul de folosire se recunoaşte numai pentru volumul (mai mic) existent la data depozitului sau a priorităţii excepţionale recunoscute. Raţionamentul invers este deopotrivă valabil.

[24] "Întreruperea aplicării anterioare a invenţiei, afară de cazul când aceasta nu constituie o renunţare a posesorului la dreptul său, nu are nici o influenţă asupra posesiunii" (I. Cameniţă, op.cit., p. 198).

[25] "Data de la care se naşte dreptul personal este data depozitului cererii de brevet a terţei persoane. Mai înainte de această dată, posesorul poate transfera invenţia altor persoane" (I. Cameniţă, op.cit., p. 200). Tot astfel, "Dreptul de posesiune şi folosire anterioară ia naştere numai din impactul cu un alt drept, şi anume cu dreptul exclusiv rezultat dintr-un brevet valabil; […] Până în acel moment, folosirea invenţiei este un fapt economic de aplicare" (Ibidem, p. 219).

[26] Ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 32/1996 (publicată în Monitorul Oficial nr. 195 din 21 august 1996), aprobată prin Legea nr. 32/1997 (publicată în Monitorul Oficial nr. 43 din 14 martie 1997).          

[27] Legea nr. 611/2002 şi Convenţia au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 844 din 22 noiembrie 2002.

[28] De altfel, este posibil ca folosirea invenţiei ori pregătirile (luarea măsurilor) efective şi serioase nici să nu fi fost declanşate la data publicării traducerii iniţiale.