TRANSMISIUNEA DREPTURILOR ASUPRA MĂRCILOR

 

 

1.Aspecte introductive

1.1. Obiectul studiului. -  Prin funcţia sa de identificare a originii comerciale şi a calităţii produselor, de organizare a concurenţei pe piaţă, marca a dobândit o valoare economică foarte importantă în economia contemporană. Consecutiv, a crescut şi interesul pentru amenajarea unui cadru juridic adecvat pentru ca marca să poată fi transmisă de la un subiect de drept la altul.

Spre deosebire de creaţiile intelectuale industriale (de exemplu, invenţiile, desenele / modelele industriale, topografiile circuitelor integrate), marca - cel mai important semn distinctiv - nu dă naştere nici unui drept personal nepatrimonial, ci numai unor drepturi patrimoniale. Cum drepturile patrimoniale sunt de regulă transmisibile, rezultă că, de plano, toate drepturile asupra mărcii pot fi transmise.

În lipsa unei enumerări legale, vom identifica următoarele drepturi născute în legătură cu marca: dreptul de prioritate,[1] dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare,[2] dreptul provizoriu exclusiv de exploatare a mărcii,[3] dreptul exclusiv de exploatare a mărcii[4] şi dreptul de a obţine despăgubiri pentru încălcarea oricăruia dintre drepturile menţionate anterior.[5]

Dintre toate aceste drepturi, dreptul la despăgubiri nu este propriu-zis un “drept asupra mărcii”, ci este un drept de creanţă născut din încălcarea unui drept asupra mărcii. Fiind un drept de creanţă, dreptul la despăgubiri se poate transmite potrivit regulilor de drept comun ce guvernează transmiterea creanţelor[6]. Transmiterea dreptului la despăgubiri nu face obiectul prezentului studiu.

Cât priveşte dreptul de prioritate, dat fiind caracterul său de drept accesoriu al dreptului exclusiv de exploatare a mărcii[7], se va transmite deodată şi în acelaşi mod ca şi acest drept exclusiv.[8] 

Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare reprezintă o etapă în devenirea dreptului exclusiv asupra mărcii şi are un caracter esenţialmente temporar. Cum eliberarea certificatului de înregistrare conferă dreptul exclusiv asupra mărcii, transmiterea dreptului la eliberarea certificatului de înregistrare reprezintă o transmitere sub condiţie suspensivă a dreptului exclusiv asupra mărcii.

În fine, dreptul provizoriu exclusiv de exploatare a mărcii este accesoriu dreptului la eliberarea certificatului de înregistrare şi, deci nu poate fi transmis decât împreună cu acesta. Ca şi dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare, dreptul provizoriu de exploatare exclusivă are caracter esenţialmente temporar, fiind recunoscut doar până la data şi sub condiţia rezolutorie a eliberării certificatului de înregistrare. Totuşi, spre deosebire de dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare, dreptul provizoriu de exploatare exclusivă nu se naşte la data constituirii depozitului naţional reglementar, ci la data publicării cererii de înregistrare a mărcii. În orice caz, dreptul provizoriu de exploatare are acelaşi conţinut cu dreptul de exploatare exclusivă a mărcii conferit de certificatul de înregistrare, astfel încât transmiterea sa va produce, mutatis mutandis, efecte similare cu ale transmiterii dreptului exclusiv de exploatare a mărcii.

În cele ce urmează, vom examina problemele care se pun în legătură cu transmiterea, în tot sau în parte, a dreptului exclusiv de exploatare a mărcii.

 Potrivit art. 39 din Legea nr. 84/1998, « Drepturile asupra mărcii pot fi transmise prin cesiune sau prin licenţă , oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii. Drepturile asupra mărcii se transmit şi în cazul urmăririi silite a debitorului titular al mărcii efectuate în condiţiile legii » Din acest text rezultă că există două forme principale de transmitere a drepturilor asupra mărcii, respectiv contractul de cesiune şi contractul de licenţă.

 

1.2. Scurt istoric cu privire la transmiterea mărcilor. - Deoarece din punct de vedere cronologic, prima funcţie ce i s-a atribuit mărcii de către reglementările moderne a fost aceea de identificare a originii comerciale a produsului, s-a considerat multă vreme că marca trebuie să fie inseparabilă de această origine comercială, astfel încât ea nu putea fi înstrăinată decât împreună cu fondul de comerţ sau cu întregul patrimoniu al comerciantului, ori cel puţin cu o fracţiune a acestui patrimoniu (principiul conexităţii mărcii).

      Restricţia a fost menţinută şi după ce a devenit dominantă funcţia mărcii de garanţie a calităţii. Se susţinea că, dacă s-ar admite transmisibilitatea mărcii, de vreme ce întreprinderea dobânditoare produce întotdeauna bunuri de o altă calitate decât întreprinderea transmiţătoare, publicul va fi prejudiciat considerând în mod eronat că produsele cărora marca li se aplică au aceeaşi calitate.

      Această concepţie restrictivă cu privire la transmisibilitatea dreptului la marcă s-a dovedit a fi ineficientă şi chiar nocivă în raport cu scopul său declarat, protecţia consumatorilor şi evitarea confuziei. Ineficientă, întrucât putea fi eludată prin renunţarea expresă la marcă a titularului « cedent » (în schimbul unui preţ)  urmata de un nou depozit al aceleiaşi mărci pe numele « cesionarului » (care a plătit respectivul preţ). Nocivă, deoarece în intervalul de timp creat între renunţare şi noul depozit, terţii de rea-credinţă ar putea înregistra marca pe numele lor fără a suporta nici un cost, fără a putea fi urmăriţi de cesionar sau de cedent şi fără ca funcţia de identificare a originii produsului şi de garanţie a calităţii să fie îndeplinită. Dimpotrivă, creştea astfel riscul de inducere în eroare a consumatorului de către acest terţ, veritabil uzurpator al mărcii.[9]

      Pentru a evita consecinţele negative ale acestor practici, în urma creşterii valorii mărcii în cadrul fondului de comerţ şi pentru a răspunde necesităţii de ordin economic de a fluidiza circulaţia sa juridică, mai multe legislaţii au adoptat, sub influenţa doctrinei, principiul liberei cesiuni a mărcii.[10]

      În România, în mod tradiţional, legislaţia din domeniul mărcilor a consacrat principiul transmisibilităţii mărcii independent de fondul de comerţ din care face parte.

      Astfel, art. 5 alin. 1, teza a doua din Legea asupra mărcilor de fabrică şi de comerţ din 15 aprilie 1879 prevedea că “Marca de fabrică este însă transmisibilă”. În temeiul acestui text, în doctrină şi jurisprudenţă s-a decis în mod constant că “din moment ce nu există prohibiţiune din partea legiuitorului, marca poate fi transmisă independent de întreprinderea care o foloseşte, cu condiţiunea însă ca să nu cuprindă nici o indicaţiune care ar putea să inducă în eroare pe cumpărător asupra originii produsului.”[11] 

      Legea nr. 28/1967 privind mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu consacra în mod implicit - dar neîndoielnic - cedarea mărcii, separat de fondul de comerţ sau de întreprinderea ale cărei produse, lucrări sau servicii le individualiza.[12]

      Urmând această linie tradiţională, actuala lege a mărcilor a consacrat în mod expres principiul transmisibilităţii mărcii, independent de fondul de comerţ din care face parte. Astfel, art. 40 alin. 1, teza I prevede că « Drepturile cu privire la marcă pot fi transmise prin cesiune, indiferent de transmiterea fondului de comerţ în care aceasta este încorporată » (s. n.).

 

 

1. CESIUNEA DE MARCĂ

 

1. Contractul de cesiune de marcă (cesiunea voluntară)

 

2.1. Noţiune. - Contractul de cesiune de marcă este contractul prin care titularul mărcii, în calitate de cedent, transmite cesionarului, în tot sau în parte, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, dreptul exclusiv de exploatare a mărcii.

Specific cesiunii de marcă este obiectul său, care constă în însăşi transmiterea dreptului subiectiv de proprietate industrială asupra mărcii.

 

2.2. Clasificare

2.2.1. După întinderea dreptului transmis, cesiunea poate să fie totală (dacă dreptul este transmis în întregime) sau parţială (dacă dreptul este transmis numai în parte).

Teoretic, în materia mărcilor, ar fi posibile cesiuni parţiale din punct de vedere teritorial şi cesiuni parţiale din punctul de vedere al claselor de produse sau servicii la care se referă. Deşi literatura de specialitate nu s-a concentrat asupra acestor aspecte, considerăm că reprezintă o  cesiune parţială de marcă şi cesiunea unei cote părţi din dreptul asupra mărcii, precum şi cesiunea dreptului asupra mărcii pentru o perioadă de timp determinată. În cele ce urmează vom examina aceste varietăţi de cesiune parţială.

1. a) Cesiunea parţială din punct de vedere teritorial. - Din raţiuni de protecţie a concurenţei şi a liberei circulaţii a bunurilor, precum şi de evitare a confuziei în rândul consumatorilor, legea a interzis cesiunea de marcă parţială din punct de vedere teritorial. Astfel, potrivit art. 40 alin. 2, teza finală, « cesiunea, chiar parţială, nu poate limita teritorial folosirea mărcii pentru produsele sau serviciile la care se referă ». Spre exemplu, este interzisă cesiunea dreptului la marcă pentru teritoriul unui singur judeţ sau al unei singure regiuni istorice.

Sancţiunea aplicabilă unui contract de cesiune parţială din punct de vedere teritorial este nulitatea absolută a unui astfel de contract, dat fiind că legiuitorul a urmărit să ocrotească un interes general. Temeiul de drept aplicabil este art. 40 alin. 2, coroborat cu art. 5 C. civ. Acţiunea în constatarea nulităţii absolute poate fi intentată de orice persoană interesată (părţile contractante, consumatorii induşi în eroare, OSIM), precum şi de procuror. De asemenea, nulitatea absolută poate fi invocată şi de instanţa de judecată din oficiu.

1. b) Cesiunea parţială din punct de vedere profesional. - Este permisă, în schimb, cesiunea parţială din punct de vedere al claselor de produse sau servicii. [13] Astfel, art. 40 alin. 2 teza I prevede că « transmiterea prin cesiune a drepturilor asupra mărcii se poate face pentru toate produsele sau serviciile pentru care marca este înregistrata sau numai pentru o parte dintre acestea »

Funcţia distinctivă a mărcii şi necesitatea de a evita confuzia în rândul consumatorilor impun însă o limitare şi în privinţa cesiunilor parţiale din punctul de vedere al produselor sau serviciilor la care se referă. Astfel, potrivit art. 40 alin. 4, « Mărcile identice sau similare, aparţinând aceluiaşi titular şi care sunt folosite pentru produse sau servicii identice sau similare, nu pot fi transmise prin cesiune decât în totalitate şi numai către o singură persoană, sub sancţiunea nulităţii actului de transmitere. »

Raţiunea sancţiunii instituite de acest text îndreptăţeşte calificarea sa drept nulitate absolută şi totală a contractului de cesiune pentru caracterul ilicit al obiectului. Acţiunea în constatarea nulităţii absolute poate fi intentată de orice persoană interesată (părţile contractante, consumatorii induşi în eroare, OSIM), precum şi de procuror. De asemenea, nulitatea absolută poate fi invocată şi de instanţa de judecată din oficiu. 

Reţinem însă că sub incidenţa acestei sancţiuni nu vor intra decât acele cesiuni parţiale privind mărci identice sau similare deja folosite pentru produse identice sau similare până la momentul încheierii contractului. [14]  Per a contrario, este valabil contractul de cesiune având drept obiect o marcă deja folosită la momentul încheierii contractului, care este similară cu o altă marcă înregistrată de acelaşi titular (cedentul), dar care nu a fost folosită pentru produse identice sau similare. Tot astfel, este valabil contractul de cesiune având drept obiect o marcă înregistrată care nu a fost folosită până la momentul încheierii contractului şi care este similară cu o altă marcă înregistrată de acelaşi titular (cedentul), dar care  a fost folosită pentru produse identice sau similare. În fine, a fortiori, este valabil contractul prin care titularul a două mărci identice sau similare înregistrate pentru aceleaşi clase de produse, dar care nu au fost folosite cedează numai una dintre aceste mărci, pe care cesionarul urmează, evident, să o folosească.

În toate aceste ipoteze însă, titularul mărcii înregistrate, dar care nu a fost folosită până la momentul încheierii contractului de cesiune, poate începe folosirea mărcii ulterior acestui moment, fără ca titularul mărcii identice sau similare să fie obligat să înceteze folosirea acesteia. În aceste situaţii, ca urmare a încheierii contractului de cesiune, se crează condiţiile ca mărci identice sau similare să poată fi folosite concomitent, pe aceeaşi piaţă, pentru produse identice sau similare de către doi titulari diferiţi. Această împrejurare este de natură să producă o confuzie gravă în rândurile consumatorilor, mai ales atunci când produsele celor doi titulari  sunt de calitate diferită. De aceea, pentru a respecta în totalitate spriritul reglementărilor moderne din materia mărcilor, care urmăresc în primul rând protecţia consumatorilor, considerăm că, de lege ferenda, se impune ca art. 40 alin. (4) să fie modificat prin înlocuirea termenului “folosite” cu termenul “înregistrate”.

Pe de altă parte, observăm că în actualul stadiu al legislaţiei, posibilitatea ca, în urma cesiunii, doi titulari diferiţi să folosească mărci identice sau similare pentru produse identice sau similare este prejudiciabilă chiar pentru interesele comerciale ale părţilor contractante. Spre exemplu, în ipoteza în care unul dintre titularii mărcilor similare promovează mai bine produsele sale (reclamă, publicitate, nivel calitativ mai ridicat etc), el suportă costuri care îi vor profita şi titularului celeilalte mărci similare.

De aceea, este recomandabil ca obiectul contractului de cesiune să îl constituie toate mărcile identice sau similare pentru produse identice sau similare  ale cedentului, chiar dacă acesta nu le-a folosit pe toate până la data încheierii contractului. Dacă acest lucru nu este posibil, cesionarul ar trebui să insiste pentru introducerea în contract a unei clauze prin care cedentul să se oblige să nu folosească în viitor mărcile similare reţinute. Această prevedere ar trebui însoţită şi de introducerea unei clauze penale prin care să se evalueze anticipat despăgubirile care urmează a fi primite de cesionar în cazul încălcării de către cedent a acestei obligaţii. În acest mod sunt protejate în mod corespunzător atât interesele consumatorilor, cât şi acelea ale părţilor contractante înseşi.

Considerăm că, de lege lata, OSIM nu poate refuza înregistrarea unei cesiuni prin care se încalcă dispoziţiile art. 40 alin. (4). Dacă, în urma depunerii listelor de produse în legătură cu care operează cesiunea (Regula 25 alin. (1) lit. g) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998[15]), OSIM constată încălcarea dispoziţiilor citate, el este îndreptăţit să sesizeze instanţa judecătorească cu acţiunea în constatarea nulităţii absolute a cesiunii, în virtutea atribuţiilor sale generale de “poliţie administrativă” în domeniul protecţiei mărcilor (art. 92). De lege ferenda, considerăm că OSIM ar trebui să fie abilitat să refuze înregistrarea cererii, cu efectul inopozabilităţii cesiunii faţă de terţi, deşi contractul de cesiune  va continua să se bucure de prezumţia de validitate până la constatarea nulităţii absolute de către instanţa de judecată.

1. c) Cesiunea unei cote-părţi din dreptul asupra mărcii. – Considerăm că ne aflăm în ipoteza unei asemenea cesiuni în umătoarele cazuri:
2. Marca a fost înregistrată pe numele mai multor persoane, fizice şi/sau juridice, care devin astfel cotitulari ai acelei mărci. Unul dintre aceşti cotitulari poate ceda unui cesionar cota-parte ideală şi abstractă pe care o deţine din dreptul asupra mărcii. În urma unei astfel de cesiuni, cesionarul dobândeşte exact poziţia juridică a cedentului, respectiv devine cotitular al dreptului la marcă alături de cotitularul care nu a cedat cota sa.
3. Titularul exclusiv al unei mărci cedează o cotă-parte din dreptul asupra mărcii. În această ipoteză, cedentul şi cesionarul devin cotitulari ai aceleiaşi mărci.

În legătură cu cea de a doua situaţie, se poate ridica o problemă specială în legătură cu validitatea unui contract de cesiune a unei cote părţi din dreptul asupra unei mărci folosite anterior de către un singur titular. Pornind de la art. 40 alin. 4, s-ar putea considera că dacă titularul unor mărci identice sau similare pentru produse identice sau similare le poate ceda numai în totalitate către un singur cesionar, a fortiori titularul unei singure mărci nu poate ceda o cotă parte din dreptul său asupra acelei mărci, rezervând pentru sine o altă cotă parte ori înstrăinând-o unui alt cesionar. De vreme ce interesul de a evita riscul de confuzie în rândul consumatorilor impune interzicerea cesiunii separate a unor mărci similare, acelaşi interes ar justifica şi nulitatea cesiunii separate a unor cote părţi din dreptul asupra aceleiaşi mărci.

Considerăm că din ansamblul prevederilor legale rezultă concluzia contrară.

Pe de o parte, nu există o diferenţă esenţială între cotitularitatea care rezultă dintr-o cesiune a unei cote-părţi din dreptul la marcă şi cotitularitatea care decurge din înregistrarea concomitentă a mărcii pe numele mai multor titulari. Or, posibilitatea unei asemenea înregistrări este consacrată în mod expres prin dispoziţiile art. 14 alin. 1: “Înregistrarea unei mărci poate fi cerută individual sau în comun de persoane fizice sau juridice ...” 

Pe de altă parte, evitarea confuziei între producătorii care acţionează pe aceeaşi piaţă în rândurile consumatorilor se poate asigura nu numai prin normele care guvernează validitatea contractelor de cesiune parţială, ci şi prin aplicarea în mod adecvat a regimului juridic al coproprietăţii asupra mărcii, astfel cum vom arăta în continuare.

În toate cazurile cotitularii îşi vor exercita drepturile asupra mărcii potrivit regimului de drept comun al coproprietăţii.[16] În materia mărcilor, acest regim prezintă următoarele particularităţi:

• Actele de conservare (spre exemplu, cererea de reînnoire a înregistrării mărcii – conform 29 alin. 2 - , folosirea mărcii în vederea evitării riscului de decădere din dreptul la marcă – conform art. 45 lit. a) şi b) - , introducerea unei acţiuni în contrafacere,[17] intentarea unei acţiuni în anularea înregistrării ulterioare a unei mărci identice sau similare[18] – conform art. 48 - etc) pot fi efectuate/încheiate de oricare dintre cotitulari, fără a fi necesară aplicarea regulii unanimităţii;
• Actele de administrare (spre exemplu, folosirea normală a mărcii în propria întreprindere, contractul de licenţă neexclusivă - cu excepţia situaţiei în care contractul se încheie pentru a evita decăderea din dreptul asupra mărcii -[19], acţiunea contractuală pentru obligarea beneficiarului licenţei la plata redevenţelor datorate etc) pot fi realizate de oricare dintre cotitulari, fără a fi necesar acordul celorlalţi cotitulari, dar cu obligaţia de a nu împiedica folosinţa exercitată de către aceştia din urmă. Spre exemplu, produsele sau serviciile cărora urmează să le fie aplicată marca nu trebuie să fie de natură să antreneze decăderea din dreptul la marcă pe motivul că aceasta ar fi devenit deceptivă – art. 45 lit. c);
• Actele de dispoziţie (spre exemplu, renunţarea la dreptul asupra mărcii, contractul de cesiune,[20] contractul de licenţă exclusivă, constituirea unui drept real asupra mărcii etc) sunt supuse regulii unanimităţii.

În ipoteza în care unul dintre cotitulari înstrăinează în totalitate dreptul asupra mărcii, atunci acest contract va fi lovit de nulitate absolută parţială, în ceea ce priveşte cota-parte din drept pe care înstrăinătorul nu a deţinut-o la momentul încheierii contractului. Într-adevăr, în ceea ce priveşte această cotă-parte, părţile au încheiat contractul în frauda intereselor cotitularului care nu a participat la încheierea actului, astfel încât, pentru această cotă-parte, cauza contractului este ilicită. Caracterul ilicit al cauzei rezultă din faptul că toţi cotitularii mărcii fiind, prin ipoteză, înscrişi în certificatul de înregistrare sau în evidenţele OSIM, dobânditorul a cunoscut sau putea, cu minime diligenţe, să cunoască situaţia juridică reală a dreptului asupra mărcii, sub aspectul titularilor săi.

1. d) Cesiunea dreptului asupra mărcii pentru o perioadă de timp determinată. – Se pune întrebarea dacă, în temeiul contractului de cesiune de marcă, cesionarul poate dobândi dreptul exclusiv asupra mărcii pentru o perioadă mai scurtă decât durata de validitate a certificatului de înregistrare. De exemplu, certificatul de înregistrare mai este valabil pentru o perioadă de 7 ani iar dreptul asupra mărcii este transmis pentru o perioadă de 5 ani.[21]

În opinia noastră, principiul libertăţii convenţiilor impune un răspuns pozitiv la această întrebare. Deşi are efectul unei cesiuni parţiale, această operaţiune juridică poate fi concepută ca o dublă cesiune totală a dreptului la marcă. Prima cesiune totală, pură şi simplă, operează la momentul încheierii contractului şi are drept efect transferul dreptului asupra mărcii de la cedent către cesionar. A doua cesiune totală este afectată de modalitatea termenului şi presupune transferul dreptului asupra mărcii în sens invers, de la cesionar la cedent, la data la care expiră perioada pentru care cesiunea a fost consimţită.

Operaţiunea pe care o analizăm nu poate fi considerată ca o vânzare cu pact de răscumpărare. Aceasta pentru că cedentul nu este obligat la plata vreunui preţ pentru retransmiterea în patrimoniului său a dreptului asupra mărcii, la momentul împlinirii termenului pentru care cesiunea a fost consimţită. Singurul preţ care se datorează în temeiul contractului de cesiune a dreptului la marcă pentru o perioadă determinată se plăteşte de către cesionar în schimbul dobândirii dreptului exclusiv de exploatare a mărcii pentru un termen determinat

Pe baza acestui raţionament considerăm că este admisibilă şi cesiunea dreptului asupra mărcii până la expirarea certificatului de înregistrare, dar fără posibilitatea pentru cesionar de a îndeplini procedura prevăzută de lege (art. 29-32) pentru reînnoirea înregistrării mărcii. În acest caz, dreptul la reînnoirea înregistrării mărcii revine cedentului.

De asemenea, este posibilă transmiterea dreptului asupra mărcii pentru o perioadă mai lungă decât durata iniţială de valabilitate a certificatului de înregistrare (de exemplu, pentru o perioadă de 15 ani). În acest caz, cesionarului îi revine obligaţia contractuală de a efectua formalităţile necesare pentru reînnoirea înregistrării mărcii.

De altfel, în toate cazurile, cesionarul va fi obligat să întreprindă tot ceea ce este necesar pentru a conserva dreptul la marcă până la expirarea duratei cesiunii (de exemplu, să împiedice decăderea, să introducă acţiunea în anularea înregistrării unei mărci identice sau similare ulterior înregistrate, să plătească taxele necesare reînnoirii să refuze autorizarea înregistrării ulterioare a unei mărci identice sau similare în condiţiile art. 7 etc).

În lipsa unei clauze contractuale contrare,[22] cesionarul poate transmite la rândul său dreptul asupra mărcii pentru o perioadă cel mult egală cu aceea pentru care el însuşi a dobândit acest drept. În acest caz, întrucât în dreptul civil român cesiunea de datorie nu este valabilă, cesionarul iniţial rămâne obligat faţă de cedent pentru decăderea din dreptul asupra mărcii sau pentru tolerarea folosirii unei mărci posterior înregistrate.

Pentru opozabilitatea contractului de cesiune de marcă încheiată pentru o perioadă determinată de timp, este suficientă o singură înscriere a contractului la OSIM. Astfel, în urma acestei înscrieri, devine opozabilă terţilor atât cesiunea de la cedent la cesionar, cât şi cesiunea inversă, de la cesionar la cedent, care va opera la împlinirea termenului în mod automat, în temeiul înţelegerii iniţiale, a cărei publicitate este, prin ipoteză, asigurată prin prima înscriere.

2.2.2. După scopul urmărit de părţi la încheierea contractului, cesiunea poate fi cu titlu gratuit sau cu titlu oneros.

Cesiunea cu titlu gratuit se poate realiza prin act unilateral sau prin contract. Cesiunea cu titlu gratuit prin act unilateral poate fi făcută numai pentru cauză de moarte şi are natura juridică a unui legat testamentar.

Contractului de cesiune cu titlu gratuit i se vor aplica regulile prevăzute de Codul civil pentru contractul de donaţie.

În cazul cesiunii cu titlu oneros, contractul va fi supus regulilor generale prevăzute de Codul civil pentru contractul de vânzare-cumpărare sau de schimb, in funcţie de natura contraprestaţiei, o sumă de bani sau, respectiv, un alt bun.

2.2.3. După raportul cu transmiterea unui alt bun, cesiunea de marcă poate fi principală sau accesorie.

Cesiunea de marcă este principală atunci când este independentă de transmiterea altui bun. După cum am arătat,[23] legea permite transferul mărcii independent de fondul de comerţ din care face parte. De asemenea, conform art. 40 alin. 3, « În cazul în care patrimoniul titularului mărcii este transmis în totalitatea sa, această transmitere are ca efect şi transferul drepturilor cu privire la marcă. Transmiterea unor elemente din patrimoniul titularului nu afectează calitatea de titular al dreptului la  marcă ».

Teza finală a art. 40 alin. 3 are în vedere transmiterea unor elemente de activ ale patrimoniului, adică atât transmiterea unor bunuri ut singuli, cât şi transmiterea unui fond de comerţ (care este o universalitate de fapt şi nu se confundă cu patrimoniul titularului măcii) . Cu toate acestea, în opinia nostră, textul nu înlătură posibilitatea ca, în lipsa unei prevederi contrare, transmiterea mărcii să opereze automat prin efectul cesiunii fondului de comerţ căruia îi este ataşată.[24] Considerăm că, dacă părţile nu au dispus altfel, marca va fi considerată un element intrinsec fondului de comerţ transmis, astfel încât transmiterea fondului de comerţ va atrage după sine şi transmiterea dreptului la marcă.[25] Ne aflăm în cazul unei cesiuni de marcă accesorii.[26]

Voinţa contrară a părţilor poate fi expresă, atunci când părţile au exclus în mod explicit marca din rândul elementelor fondului de comerţ transmise, sau implicită, atunci când, spre exemplu, fără a preciza că se transmite fondul de comerţ în totalitatea lui, părţile au enumerat limitativ elementele fondului de comerţ transmise şi nu au inclus în enumerare şi dreptul la marcă.[27] 

 

• Condiţii de formă. Opozabilitatea cesiunii faţă de terţi

2.3.1.Contractul de cesiune a mărcii este un contract solemn. Potrivit art. 40 alin. 1 teza finală, « Cesiunea trebuie făcută în scris şi semnată de părţile contractante sub sancţiunea nulităţii. » Rezultă că legea impune ad validitatem condiţia formei scrise a contractului. Tot ad validitatem, consimţământul trebuie să fie exprimat prin semnătura părţilor sau a reprezentanţilor lor, aplicată pe înscris. În situaţia în care contractul de cesiune este încheiat prin mandatar, atunci procura trebuie dată de asemenea în formă scrisă şi semnată de mandant.[28]  

Sancţiunea nerespectării oricăreia dintre aceste două condiţii de formă – forma scrisă sau semnătura părţilor - este nulitatea absolută a contractului de cesiune.

Aceste reguli sunt aplicabile doar în cazul în care marca este transferată ut singuli. În cazul în care transmiterea mărcii operează în cadrul transmiterii fondului de comerţ, a patrimoniului sau unei fracţiuni din patrimoniu, forma aplicabilă este aceea prevazută pentru categoriile de transmisiuni respective. Dacă nu există reguli speciale se aplică principiul consensualismului şi regulile generale de probă prevăzute de Codul civil sau de Codul comercial, după caz.

În cazul în care cesiunea mărcii este cu titlu gratuit, contractul astfel încheiat are natura juridică a unui contract de donaţie şi, în consecinţă, este supus regulilor de formă prevăzute de Codul Civil pentru acest contract. Prin urmare, în acest caz, cesiunea de marcă trebuie să îmbrace forma autentică ad validitatem (art. 813 C. civ.).[29] Deoarece dreptul asupra mărcii este un bun mobil incorporal, el nu poate forma obiectul unei donaţii sub forma darului manual. Cât priveşte donaţiile indirecte sau deghizate, sunt aplicabile pe deplin regulile dreptului comun.[30]

În ipoteza în care cesiunea cu titlu gratuit s-a realizat prin act juridic unilateral (adică prin legat testamentar), vor fi aplicabile pe deplin condiţiile de formă ale testamentului.

2.3.2. Potrivit art. 41 alin. 2, « La cererea persoanei interesate şi cu plata taxei prevăzute de lege, Oficiul de Stat pentru Inventii şi Mărci înscrie cesiunea în Registrul National al Mărcilor şi o publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Cesiunea devine opozabilă terţilor, începând cu data înscrierii acesteia în Registrul Naţional al Mărcilor. »

Această regulă de opozabilitate se aplică şi în cazul în care marca este transmisă în cadrul transmiterii fondului de comerţ, a patrimoniului sau unei fracţiuni din patrimoniu. În acest caz, în ipoteza în care contractul s-a încheiat valabil prin simplul acord de voinţă (solo consensu), el va da naştere – printre altele - şi unei obligaţii de a face, adică de a întocmi un înscris referitor la cesiunea de marcă, pe baza căruia urmează să se îndeplinească formalităţile de înscriere a cesiunii pentru opozabilitate faţă de terţi.

În cazul în care cedentul nu îşi îndeplineşte această obligaţie, cesionarul se va putea adresa instanţei judecătoreşti (respectiv Tribunalului, potrivit art. 2 pct. 1, lit. a) C. proc. civ., deoarece litigiul este comercial), cu acţiune în constatare, întemeiată pe art. 111 C. proc. civ. Prin această acţiune, cesionarul va solicita să se constate existenţa în patrimoniul său a dreptului asupra mărcii, cu începere de de la data încheierii valabile a actului prin care s-a transmis marca (spre exemplu, contractul de cesiune a fondului de comerţ). În cadrul acestui litigiu, cesionarul va putea proba încheierea valabilă a contractului cu orice mijloc de probă (art. 46 C. com.). Pe baza hotărârii judecătoreşti irevocabile, cesionarul va putea solicita îndeplinirea formalităţilor de opozabilitate la OSIM (Regula 26 alin. (4) din Regulament). Chestiunea prezintă un deosebit interes în cazul în care un terţ săvârşeşte acte de contrafacere a mărcii transmise, iar cesionarul ar intenţiona să introducă împotriva sa o acţiune în contrafacere.[31] În acest caz, cesionarul nu va putea solicita despăgubiri de la terţ decât pentru actele de contrafacere săvârşite de acesta din urmă ulterior înscrierii cesiunii.

2.3.3. Cererea de înscriere a cesiunii unei mărci trebuie să cuprindă menţiunile prevăzute de Regula 25 din Regulament.[32] Cererea trebuie însoţită de o copie de pe contractul de cesiune sau de pe extrasul din contract care prevede cesiunea, copia, respectiv extrasul, trebuind să fie certificate pentru conformitate de către cesionar (art. 41 alin. 1 din Lege şi Regula 26 alin. 1 din Regulament). O singură cerere de înscriere a cesiunii unei mărci este suficientă în cazul cesiunii a două sau mai multe mărci, cu condiţia ca pentru toate aceste mărci să existe un singur titular, iar cesiunea să se efectueze către un singur nou titular (Regula 27 alin. 2 din Regulament).

Înscrierea unei cesiuni a mărcii este supusă plăţii unei taxe. Regimul juridic al acestei taxe este stabilit prin Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora (aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 383/2002, publicată în M.Of. 471/2.07.2002). Principalele dispoziţii care interesează taxa pentru înscrierea cesiunii de marcă sunt următoarele:

• Taxa trebuie plătită odată cu depunerea cererii de înscriere a cesiunii. Potrivit Regulii 25 alin. (2) din Regulament, “Cererea este considerată a fi depusă numai după plata taxei prevăzute de lege”;
• Persoanele fizice şi juridice române plătesc această taxă în lei. În prezent, cuantumul taxei este de 3.000.000 de lei, conform Anexei nr. 2 pct. 17;
• Persoanele fizice şi juridice străine plătesc această taxă în valută. În prezent, cuantumul taxei este de 100 USD sau 115 EURO , conform Anexei nr. 2 pct. 17;
• În cazul în care sunt mai mulţi cesionari, atât români, cât şi străini, taxa datorată în comun se plăteşte în valută.

Conform regulii generale, consacrată de art. 1305 C. civ., când cesiunea de marcă are natura juridică a unui contract de vânzare-cumpărare, taxa va fi suportată de către cesionar (cumpărător), dacă părţile nu au convenit altfel. Considerăm că această regulă va fi aplicabilă şi în ipoteza în care cesiunea are natura unui contract de donaţie sau de schimb, întrucât donatarul sau, după caz, copermutantul care a primit marca este, de regulă, cel interesat să înscrie cesiunea.

In cazul in care cererea nu cuprinde toate menţiunile cerute sau nu este însoţită de documentele necesare, OSIM acordă solicitantului cererii un termen de trei luni pentru remedierea lipsurilor. In cazul in care lipsurile nu sunt remediate in termenul acordat, OSIM decide respingerea cererii de înscriere. În caz contrar, la data la care cererea îndeplineşte cerinţele impuse de Regula 25, OSIM înscrie cesiunea în Registrul Naţional al Mărcilor şi o publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială – Secţiunea Mărci.

Deciziile OSIM privind înscrierea cesiunii în Registrul Naţional al Mărcilor pot fi contestate la Comisia de reexaminare din cadrul OSIM, de către persoanele interesate, în termen de trei luni de la comunicare sau, după caz, de la publicarea acestora (art. 80 alin. 2 şi 3 din Lege şi Regulile 45 alin (4) şi 42 alin. (1) din Regulament). Hotărârea Comisiei de reexaminare poate fi atacată cu apel la Tribunalul Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare, iar deciziile Tribunalului Bucureşti pot fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea Curţii este irevocabilă.

2.3.4. De la data înscrierii, cesiunea devine opozabilă terţilor. Terţi în această materie sunt cesionarii subsecvenţi, beneficiarii unei licenţe asupra mărcii transmise, precum şi autorii oricăror acte de contrafacere.

Considerăm că efectul opozabilităţii cesiunii faţă de terţi nu va putea fi realizat prin nici un alt mijloc decât formalitatea înscrierii, prevăzută imperativ de lege. Este indiferent dacă terţul a cunoscut cesiunea prin  alte mijloace (spre exemplu, a fost notificat de către cesionar în sensul că acesta din urmă este noul titular al mărcii, inclusiv în cazul în care la notificare s-a ataşat copia contractului de cesiune).

Această soluţie se întemeiază, pe de o parte, pe argumentul că – spre deosebire de textele care reglementează publicitatea imobiliară[33] - art. 41 alin. (2) dipune că cesiunea devine opozabilă prin înscriere tuturor terţilor, iar nu numai terţilor de bună credinţă. Or, ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Pe de altă parte, raţiunea textului este aceea de a stimula înscrierea cesiunii de marcă, nu numai pentru protecţia terţilor, ci şi pentru ca OSIM să poată avea o evidenţă completă şi actuală a titularilor mărcilor protejate,[34] ceea ce este în beneficiul securităţii dinamice a circuitului juridic civil. Iar această raţiune se regăseşte numai atunci când condiţia înscrierii se aplică general şi uniform.

O problemă specială se poate ridica în situaţia în care cedentul încheie două contracte de cesiune având ca obiect acelaşi drept asupra aceleiaşi mărci. Pe baza efectului de opozabilitate faţă de terţi al înscrierii, conflictul dintre cei doi cesionari subsecvenţi se va soluţiona în favoarea cesionarului care şi-a înscris primul cesiunea.[35]

 În cazul în care la data încheierii celei de-a doua cesiuni, cesionarul a cunoscut, indiferent prin ce mijloc, că anterior acelaşi drept asupra aceleiaşi mărci a fost cedat de acelaşi cedent unei alte persoane, atunci cesionarul este de rea credinţă. Cum reaua credinţă a cedentului este indiscutabilă prin ipoteză (ceea ce înseamnă că ne aflăm în situaţia unei conivenţe frauduloase a părţilor contractante), cel de-al doilea contract de cesiune va fi lovit de sancţiunea nulităţii absolute, pentru cauză ilicită şi fraudă – fraus omnia corrumpit [36] În acest caz, acţiunea în constatarea nulităţii absolute se va întemeia pe dispoziţiile art. 948 pct. 4, 966 şi 968  C. civ, precum şi pe dispoziţiile art. 1-3 din Decretul nr. 31/1954 privind persoanele fizice şi persoanele juridice.

Reuşita acestei acţiuni va avea ca efect desfiinţarea retroactivă a celui de al doilea contract de cesiune şi radierea înscrierii acestui contract din Registrul Naţional al Mărcilor, pe baza hotărârii judecătoreşti irevocabile. În urma radierii, primul cesionar va putea înscrie în Registrul Naţional al Mărcilor contractul de cesiune prin care a dobândit dreptul la marcă, cesiunea devenind astfel opozabilă terţilor.[37]

Soluţia pe care am propus-o în ipoteza cesionarului subsecvent de rea credinţă care a înscris cesiunea ulterior nu derogă de la principiul afirmat mai sus, potrivit căruia opozabilitatea se asigură numai prin înscrierea cesiunii. În ipoteza analizată, cea de a doua cesiune este lovită de nulitate absolută nu datorită opozabilităţii primei cesiuni, ci conivenţei frauduloase a părţilor care a împiedicat formarea valabilă a celui de-al doilea contract de cesiune.

În opinia noastră, deşi dreptul asupra mărcii reprezintă un bun mobil, nu pot fi aplicate prin analogie dispoziţiile art. 972 C. civ., potrivit căruia este preferat cel care a intrat mai întâi cu bună credinţă în posesia bunului, deşi a cumpărat mai în urmă. (posterior tempore, potior iure). Spre deosebire de bunurile mobile corporale, pentru care posesia constituie cel mai bun mijloc de publicitate, în privinţa bunurilor mobile incorporale (cum este şi dreptul la marcă) publicitatea se realizează exclusiv prin înscrierea în Registrul Naţional al Mărcilor. În consecinţă, nu are nici un fel de importanţă, sub aspectul opozabilităţii, împrejurarea că primul cesionar a folosit marca şi s-a comportat ca un autentic titular al mărcii (deci a fost posesor al mărcii), cât timp el nu a înscris cesiunea la OSIM. Dimpotrivă, dreptul cesionarului care a efectuat formalităţile prevăzute de Legea nr. 84/1998 va fi opozabil terţilor, indiferent dacă a exercitat sau nu posesia asupra mărcii.

Sunt ipoteze în practică în care, deşi contractul de cesiune este valabil încheiat şi nu există nici un impediment pentru efectuarea înscrierii la OSIM, cesionarul să aibă interesul economic de a amâna înscrierea mărcii. Avem în vedere, de exemplu, situaţia în care cesionarul urmăreşte să se lanseze într-un nou domeniu de activitate prin achiziţionarea acţiunilor sau a părţilor sociale ale unei societăţi atractive  care însă nu deţine şi un portofoliu de mărci de succes. În acest caz, cesionarul va încerca sa păstreze caracterul confidenţial al contractului de cesiune a unei mărci de succes în domeniul vizat pentru a nu dezvălui intenţiile sale de extindere pe o nouă piaţă de produse sau servicii.

 

2.4. Efectele contractului de cesiune de marcă

În cele ce urmează, ne vom referi la efectele contractului de cesiune de marcă cu titlu oneros, care este mai frecvent întâlnit în practică şi ridică cele mai numeroase probleme. Deoarece efectele acestui contract nu se bucură de o reglementare specială, ele urmează a fi guvernate de regulile prevăzute de Codul civil pentru efectele contractului de vânzare-cumpărare, inclusiv cele referitoare la efectele cesiunii bunurilor necorporale.

Contractul de cesiune de marcă cu titlu oneros este un contract sinalagmatic întrucât dă naştere la obligaţii în sarcina ambelor părţi, care sunt reciproce şi interdependente. În cele ce urmează, vom analiza efectul translativ de drepturi al contractului, obligaţiile cedentului şi obligaţiile cesionarului.

 

2.4.1. Transferul dreptului exclusiv asupra mărcii

Potrivit regulilor de drept comun din materia contractului de vânzare-cumpărare (art. 1295 C. civ.), transferul dreptului asupra mărcii operează automat între părti, prin efectul încheierii valabile a contractului. În consecinţă, exceptând cazul în care, printr-o clauză expresă, părţile au convenit să supună transferul dreptului asupra mărcii unei modalităţi determinate – termen sau condiţie – efectul translativ de drepturi al contractului de cesiune de marcă se produce în chiar momentul încheierii acestui contract.

Transferul dreptului asupra mărcii implică şi transmiterea dreptului de a introduce acţiunea în contrafacere, care apare ca un accesoriu al dreptului exclusiv de exploatare. În legătură cu acest aspect se ridică următoarele probleme:

1. Întâi, se pune problema cine are calitatea procesuală de a introduce acţiunea în contrafacere şi/sau în concurenţă neloială pentru actele de contrafacere şi/sau de concurenţă neloială săvârşite anterior cesiunii de marcă. În lipsa unei prevederi contractuale contrare, se consideră că, împotriva acestor acte, cedentul păstrează dreptul de a introduce acţiunile corespunzătoare.

Prin prevedere contractuală contrară înţelegem o clauză prin care părţile convin să transmită şi creanţa la despăgubiri izvorâtă din delictul civil de contrafacere sau de concurenţă neloială. În acest caz, contractul de cesiune va avea un obiect juridic complex, compus din dreptul exclusiv asupra mărcii (ca drept real asupra unui bun incorporal) şi dreptul la despăgubiri (ca drept de creanţă). Opozabilitatea faţă de debitorul cedat (autorul actelor de contrafacere şi/sau de concurenţă neloială) a cesiunii de creanţă este supusă formalităţilor de publicitate prevăzute de dreptul comun al cesiunii de creanţă. În consecinţă, independent de înscrierea contractului de cesiune la OSIM, cesiunea creanţei la despăgubiri va deveni opozabilă autorului delictului civil prin notificare, înscrierea la Arhiva de garanţii reale mobiliare sau, cel puţin teoretic, prin acceptarea cesiunii făcută de debitorul cedat (autorul delictului civil).

În cazul în care, la data încheierii contractului, era pendinte un litigiu referitor la acte de contrafacere săvârşite anterior de către un terţ, în lipsa unei prevederi exprese, calitatea procesuală activă a cedentului nu se va transmite prin contractul de cesiune ca accesoriu al dreptului asupra mărcii. 

1. Apoi, se pune problema de a şti cine este persoana care are calitate procesuală activă în acţiunea în contrafacere şi/sau concurenţă neloială introdusă pentru reprimarea actelor săvârşite de terţi între momentul încheierii contractului de cesiune şi momentul înscrierii cesiunii la OSIM. În acest caz, cesionarul nu va putea introduce cu succes acţiunea în contrafacere, întrucât, în absenţa formalităţilor necesare pentru opozabilitatea cesiunii, din punctul de vedere al terţului autor al delictului civil, cesionarul nu este titularul dreptului exclusiv asupra mărcii. În schimb, cedentul ar putea pretinde despăgubiri din partea terţului pentru actele săvârşite de acesta după încheierea contractului de cesiune, dar înaintea înscrierii acestui contract.

Deşi între părţi contractul de cesiune valabil încheiat produce efectul translativ de drepturi fără îndeplinirea nici unei alte formalităţi, faţă de terţi acest efect este inopozabil, indiferent dacă ei înţeleg (ori au interesul) să se prevaleze ori nu de lipsa înscrierii. Opozabilitatea cesiunii faţă de terţi se realizează numai prin îndeplinirea formalităţilor prescrise de lege, iar nu şi prin alte modalităţi (cum ar fi recunoaşterea cesiunii de către aceştia).

Dacă, în urma intentării acţiunii împotriva terţului culpabil de acte de contrafacere şi/sau de concurenţă neloială săvârşite după încheierea contractului de cesiune, dar înainte de înscrierea acestuia la OSIM, cedentul a obţinut despăgubiri, considerăm că, în lipsa unei prevederi contractuale contrare, cesionarul este îndreptăţit să solicite de la cedent restituirea acestor despăgubiri.

Temeiul cererii de restituire astfel formulată îl reprezintă contractul de cesiune care, între părţi, este valabil şi opozabil încă din momentul încheierii sale în condiţiile legii. Cu alte cuvinte, marca s-a transmis din patrimoniul cedentului în patrimoniul cesionarului la momentul încheierii contractului de cesiune, astfel încât atingerile aduse de terţ dreptului la marcă reprezintă - din perspectiva părţilor - o pierdere patrimonială a cesionarului. În consecinţă, în raporturile cu cesionarul, cedentul ar păstra fără drept despăgubirile primite pentru această atingere.

1. c) În fine, pentru actele săvârşite de terţi ulterior înscrierii contractului de cesiune, calitatea de a introduce acţiunea în contrafacere şi/sau în concurenţă neloială, revine întotdeauna cesionarului.

 

2.4.2. Obligaţiile cedentului

Cedentul are următoarele obligaţii:

• obligaţia de predare;
• obligaţia de garanţie pentru evicţiune.

1. a) Obligaţia de predare în materia cesiunii de marcă se concretizează în obligaţia de a remite certificatul de înregistrare a mărcii. Nu excludem posibilitatea ca în cadrul obiectului obligaţiei de predare să fie inclusă şi transmiterea unei descrieri detaliate a mărcii, însoţită eventual de un prototip (spre exemplu în cazul mărcilor tridimensionale, constând în forma produsului sau a ambalajului său), precum şi orice alte elemente de natură de a-i permite cesionarului să reproducă în mod fidel marca dobândită.
2. b) Obligaţia de garanţie pentru evicţiune, în această materie, cuprinde: garanţia pentru fapta proprie, garanţia pentru fapta terţilor şi garanţia pentru viciile juridice ale certificatului de înregistrare.

b1) Obligaţia de a garanta pentru fapta proprie reprezintă obligaţia cedentului (precum şi a succesorilor săi universali şi cu titlu universal) de a se abţine de la orice act sau fapt de natură a-l tulbura pe cesionar în liniştita folosinţă a dreptului asupra mărcii. Practic, cedentul are obligaţia de a nu mai folosi marca cedată. Chiar dacă această obligaţie este contractuală, atunci când cedentul exploatează marca ulterior încheierii contractului de cesiune, la alegerea cesionarului, răspunderea cedentului va putea fi angajată atât pe tărâm contractual, cât şi pe tărâm delictual (pentru săvârşirea delictului civil de contrafacere). După cum se ştie, cea mai importantă excepţie de la principiul nedmiterii opţiunii între cele două tipuri de răspundere este aceea că opţiunea este permisă în cazul în care neexecutarea contractului constituie, în acelaşi timp, şi o infracţiune.[38] Or, potrivit art. 83 alin. 1 lit. b)  folosirea fără drept a unei mărci în prejudiciul titularului acelei mărci reprezintă infracţiunea de contrafacere, astfel încât opţiunea între cele două forme de răspundere este permisă.

Soluţia propusă prezintă un evident interes practic: Dacă, în temeiul principiului non-cumulului celor două forme de răspundere civilă, cesionarul ar fi fost ţinut să introducă acţiunea în răspundere civilă contractuală, el nu ar fi putut obţine o reparaţie decât în limita prejudiciului previzibil. Dimpotrivă, soluţia pe care o împărtăşim permite cesionarului care optează pentru răspunderea civilă delictuală să obţină repararea atât a prejudiciului previzibil, cât şi a prejudiciului imprevizibil. În plus, atunci când cesionarul a încheiat un contract de licenţă de marcă, oricare dintre licenţiaţi poate să intervină în procesul având ca obiect acţiunea în contrafacere intentată de către cesionar, solicitând repararea de către cedent a prejudiciului cauzat prin contrafacerea mărcii (art. 43 alin. 3). O asemenea posibilitate nu ar fi existat dacă cesionarul ar fi fost obligat să intenteze o acţiune în garanţie pentru evicţiune, care este de natură contractuală.

O situaţie specială de aplicare a obligaţiei de garanţie pentru fapta proprie este aceea în care, la data încheierii contractului de cesiune, cedentul are în stoc o cantitate mare de produse care poartă marca ce formează obiectul cesiunii. În ipoteza în care cedentul doreşte să valorifice ulterior produsele aflate în stoc, cu prilejul încheierii contractului el este obligat să-l informeze pe cesionar în legătură cu această stare de fapt. Părţile pot conveni o soluţie reciproc avantajoasă, cum ar fi: preluarea şi valorificarea produselor de către cesionar ori acordarea unei termen rezonabil cedentului pentru lichidarea stocului de produse, chiar după data încheierii contractului ş.a.m.d. Cedentul este pe deplin interesat să rezolve această problemă cu ocazia încheierii contractului de cesiune, deoarece în ipoteza în care situaţia stocurilor nu va fi reglementată, el nu va mai putea comercializa, sub marca cedată, produsele aflate în stoc. 

Un alt caz de garanţie pentru evicţiunea decurgând din fapta proprie este acela în care, anterior înscrierii contractului de cesiune, cedentul încheie cu un terţ un nou contract având ca obiect acelaşi drept asupra mărcii. Dacă terţul înscrie primul contractul prin care a dobândit marca, el va fi preferat cesionarului care nu şi-a înscris cesiunea. Acesta din urmă se va putea întoarce împotriva cedentului cu o acţiune în garanţie contra evicţiunii.

 

b2) Obligaţia de a garanţie contra evicţiunii rezultând din fapta unui terţ reprezintă obligaţia cedentului (precum şi a succesorilor săi universali şi cu titlu universal) de a-l garanta pe cesionar împotriva tulburării sale în exercitarea prerogativelor de titular al dreptului asupra mărcii, provenind din partea unei terţe persoane.

Obligaţia de garanţie a cedentului subzistă dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative: să fie vorba de o tulburare de drept, iar nu de fapt; cauza evicţiunii să fie anterioară cesiunii; cauza evicţiunii să nu fi fost cunoscută de către cesionar. Din multitudinea de tulburări care pot proveni din fapta terţului, le vom examina în continuare pe cele mai importante, distingând între tulburările care determină răspunderea cedentului pentru evicţiune şi cele care nu angajează răspunderea cedentului pentru evicţiune.

1. Tulburări care pot determina angajarea răspunderii cedentului pentru evicţiune:

i)Terţul a înregistrat o marcă similară anterior contractului de cesiune şi a folosit această marcă timp de cinci ani (ori împlinirea termenului de cinci ani este iminentă). În acest caz, cesionarul nu se mai poate opune folosirii mărcii posterioare de către terţ, cu excepţia situaţiei în care înregistrarea mărcii posterioare a fost cerută cu rea credinţă (art. 49). În cazul în care, la momentul încheierii contractului, cesionarul nu a fost informat de către cedent sau nu a cunoscut, pe orice altă cale,[39] situaţia mărcii similare, cedentul va fi chemat să răspundă pentru evicţiune.

ii)Terţul poate invoca împotriva cesionarului beneficiul unui contract de licenţă consimţit de cedent anterior contractului de cesiune. În acest caz, dacă licenţa anterioară a fost înscrisă, ea este opozabilă cesionarului care este obligat să o respecte. În ipoteza în care, la momentul încheierii contractului de cesiune, cesionarul nu a cunoscut existenţa licenţei, el se va putea întoarce împotriva cedentului în temeiul obligaţiei acestuia din urmă de a-l garanta pentru evicţiune. După cum s-a arătat,[40] îndeplinirea formalităţilor de opozabilitate a contractului anterior (în speţă, a contractului de licenţă) nu înlătură garanţia pentru evicţiune a înstrăinătorului, întrucât opozabilitatea nu presupune cunoaşterea efectivă a cauzei evicţiunii la momentul încheierii contractului de înstrăinare. Necesitatea unui comportament onest, loial, de bună credinţă, la momentul încheierii contractului îi impune cedentului îndatorirea de a face cunoscute cesionarului contractele de licenţă asupra mărcii aflate în vigoare la acel moment.

iii)Aceleaşi soluţii sunt aplicabile mutatis mutandis şi în ipoteza în care terţul invocă un drept de uzufruct, de garanţie reală mobiliară (gaj) sau un privilegiu asupra mărcii,[41] precum şi atunci când terţul a obţinut acordul cedentului pentru înregistrarea unei mărci identice sau similare, conform art. 7.[42]

 

1. Tulburări care nu determină angjarea răspunderii pentru evicţiune a cedentului:

i)Ulterior înscrierii cesiunii, terţul săvârşeşte acte de contrafacere sau de concurenţă neloială (prin utilizarea fără drept a mărcii). Deoarece aceste acte ilicite nu reprezintă o tulburare de drept (în sensul că nu au un temei juridic), ci o simplă tulburare de fapt, cedentul nu răspunde. Cesionarul însuşi, în calitate de titular al dreptului la marcă, poate intenta acţiunea în contrafacere şi/sau acţiunea în concurenţă neloială.

ii)Terţul înregistrează sau numai declanşează procedura de înregistrare a unei mărci identice sau similare cu cea dobândită de cesionar. Nici în această ipoteză cedentul nu va răspunde. Cesionarul va putea să facă opoziţie la înregistrarea mărcii, la OSIM, în temeiul art. 23-25, sau – dacă marca a fost deja înregistrată – să introducă acţiune în anularea înregistrării mărcii, la Tribunalul Bucureşti, în temeiul art. 48.[43]

iii)În opinia noastră, nu reprezintă o evicţiune deţinerea, oferirea spre vânzare sau comercializarea produselor care poartă marca ce a format obiectul contractului de cesiune, pentru produsele care au fost puse în comerţ de însuşi titular (în speţă, cedentul) sau cu consimţământul acestuia. Avem în vedere ipoteza în care, anterior încheierii contractului de cesiune, cedentul a comercializat sau, după caz, a autorizat comercializarea către terţe persoane a unor produse pe care este aplicată marca ulterior cedată.  În acest caz, dreptul transmis nu poartă asupra produselor puse în comerţ de către cedent sau cu acordul acestuia, întrucât în legătură cu aceste produse, dreptul exclusiv asupra mărcii s-a “epuizat” (art. 37 alin. 1). Fiind o limită specială a dreptului la marcă, “epuizarea” este inerentă dreptului exclusiv, indiferent în patrimoniul cui s-ar afla acesta. În consecinţă, cesionarul nu se va putea opune comercializării produselor în legătură cu care dreptul la marcă a fost “epuizat” de către cedent.[44]

 

b3) Obligaţia de garanţie pentru viciile juridice ale certificatului de înregistrare.

            Cedentul are obligaţia de a-l garanta pe cesionar împotriva viciilor juridice ale certificatului de înregistrare, adică împotriva acelor situaţii care duc la desfiinţarea certificatului de înregistrare. Avem în vedere, în principal, următoarele situaţii

1. Anularea înregistrării mărcii, cu consecinţa lipsirii de efecte a certificatului de înregistrare prin radierea mărcii (art. 48 din Legea nr. 84/1998 şi Regulile 32 alin. (5) şi 42 alin (3) din Regulament). Precizăm că anularea nu atrage răspunderea cedentului pentru evicţiune decât dacă hotărârea prin care se constată anularea a rămas definitivă şi irevocabilă ulterior încheierii contractului de cesiune. În cazul în care hotărârea de anulare a rămas definitivă şi irevocabilă anterior încheierii contractului, acesta este lovit de nulitate absolută pentru lipsa obiectului. Dacă anularea a fost numai parţială, atunci cesionarul poate solicita fie desfiinţarea contractului, fie menţinerea contractului cu o reducere proporţională din preţ (art. 1311 C. civ.).

În cazul în care cesionarul este acţionat în judecată în vederea anulării înregistrării mărcii, este recomandabil ca acesta să îl introducă în proces pe cedent, printr-o cerere de chemare în garanţie, în condiţiile art. 60-63 C. proc. civ, pentru a-l apăra contra eventualei evicţiuni. În caz contrar, dacă cesionarul va pierde procesul, eventuala acţiune în garanţie pentru evicţiune pe care o va introduce împotriva cedentului, pe cale principală, va putea fi paralizată de acesta prin invocarea excepţiei procesului rău condus (exceptio mali processus) potrivit art. 1351 C. civ.[45] Pentru invocarea cu succes a acestei excepţii, cedentul va trebui să facă dovada că, dacă ar fi fost chemat în garanţie, ar fi avut mijloacele potrivite pentru a respinge pretenţiile terţului.[46]

O problemă specială se ridică în ipoteza în care titularul pârât într-un litigiu referitor la anularea înregistrării mărcii înstrăinează marca în timpul procesului. În această ipoteză, considerăm că hotărârea prin care se anulează înregistrarea mărcii devine opozabilă cesionarului,  chiar dacă el nu a fost introdus în procesul cu terţul evingător, cu atât mai mult cu cât este posibil ca înstrăinarea mărcii să intervină în cursul soluţionării apelului sau a recursului declarat împotriva hotărârii de anulare. Cesionarul va suporta indirect efectele hotărârii de anulare, întrucât aceasta a fost prin ipoteză pronunţată în contradictoriu cu OSIM, care este obligat să publice hotărârea judecătorească în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială - Secţiunea Mărci şi să facă menţiune despre aceasta în Registrul Naţional al Mărcilor (Regula 32 alin. (5) din.Regulament).

În această situaţie, evicţiunea intervine în urma unui proces la care cesionarul nu a fost parte, iar cedentul nu poate invoca excepţia procesului rău condus. Atragem însă atenţia că, potrivit dreptului comun, cedentul va răspunde pentru evicţiune numai dacă cesionarul nu a cunoscut cauza evicţiunii. Cunoaşterea cauzei evicţiunii presupune cunoaşterea faptului că s-a introdus o acţiune în anulare sau cel puţin a motivelor pe care se întemeiază această acţiune. Oricum, sarcina probei cunoşterii cauzei evicţiunii de către cesionar incumbă cedentului.

1. ii) Ca urmare a admiterii unei acţiuni în contrafacere şi/sau în concurenţă neloială introdusă de către un terţ, cesionarului îi este interzis să mai folosească, pe teritoriul României, marca ce a făcut obiectul cesiunii.[47] Prin efectul admiterii unor asemenea acţiuni, certificatul de înregistrare este complet lipsit de eficienţă, iar cesionarul se vede pus în imposibilitatea de a mai exercita dreptul său exclusiv asupra mărcii.

În ceea ce priveşte excepţia procesului rău condus, sunt aplicabile mutatis mutandis observaţiile făcute în legătură cu evicţiunea decurgând din  anularea înregistrării mărcii.[48]

De altfel, urmare a admiterii acţiunii în contrafacere şi/sau acţiunii în concurenţă neloială pe motivul existenţei unei similarităţi între mărcile în litigiu, la cererea terţului care a introdus acea acţiune (şi/sau a celui ce a intervenit în litigiu în condiţiile art. 43 alin. 3) Tribunalul Bucureşti va anula înregistrarea mărcii cesionarului, potrivit art. 48.[49]

iii) Decăderea cesionarului din drepturile conferite de marcă dacă la data încheierii contractului de cesiune erau îndeplinite condiţiile pentru a se constata decăderea sau dacă îndeplinirea lor era iminentă. Avem în vedere următoarele ipoteze:

• Fără motive justificate, cedentul sau autorii săi nu au folosit efectiv marca pe teritoriul României o perioadă neîntreruptă de 5 ani (art. 45 lit. a);
• Marca a devenit, ca urmare a acţiunii sau inacţiunii cedentului sau autorilor săi, uzuală în comerţul cu produsul sau serviciul pentru care a fost înregistrată (art. 45 lit. b);
• Ca urmare a folosirii mărcii de către ori cu consimţământul cedentului sau de către ori cu consimţământul autorilor acestuia, marca a devenit susceptibilă de a induce publicul în eroare (art. 45 lit. c).

În aceste trei ipoteze, pentru angajarea răspunderii cedentului pentru evicţiune este absolut necesar ca hotărârea prin care s-a pronunţat decăderea să fi rămas definitivă după încheierea contractului de cesiune. Dacă hotărârea prin care s-a pronunţat decăderea a rămas definitivă înainte de a se fi încheiat contractul de cesiune, atunci acest contract este nul absolut pentru lipsa obiectului. Dacă decăderea a fost numai parţială, atunci cesionarul poate solicita fie desfiinţarea contractului, fie menţinerea contractului cu o reducere proporţională din preţ (art. 1311 C. civ.), ca şi în cazul anulării înregistrării mărcii.

În ceea ce priveşte excepţia procesului rău condus, sunt aplicabile mutatis mutandis observaţiile făcute în legătură cu evicţiunea decurgând din  anularea înregistrării mărcii.[50]

     

       Din cele ce preced, rezultă că, pe lângă unele ipoteze în care evicţiunea provine exclusiv din fapta terţului, există şi situaţii când ea se datorează fie numai faptei personale a cedentului, fie atât faptei personale a cedentului cât şi faptei unui terţ. De asemenea, viciul juridic al certificatului de înregistrare se poate datora exclusiv faptei personale a cedentului sau faptelor conjugate ale cedentului şi terţului.

În toate aceste situaţii, dat fiind faptul că evicţiunea se datorează faptei personale a cedentului (în mod exclusiv sau combinată cu cea a terţului), o eventuală clauză contractuală prin care obligaţia de garanţie a acestuia ar fi înlăturată sau micşorată este lovită de nulitate absolută (art. 1339 C. civ).[51]

 

 

2.4.3. Obligaţiile cesionarului

1. a) Cesionarul este obligat sa plătească preţul cesiunii, care de obicei este stabilit printr-o sumă globală. Teoretic, nu este însă exclus ca preţul să fie stabilit ca procent din beneficiile obţinute sub marca cedată sau din produsele valorificate sub această marcă.[52] În acest caz, cesionarul are şi obligaţia de a exploata marca cu diligenţa unui bun titular, de a nu renunţa la marcă şi de a se abţine de la orice acţiune de natură a atrage decăderea din dreptul la marcă. Dacă procentul din încasări este stabilit pe o perioadă care depăşeşte durata de valabilitate a certificatului de înregistrare, atunci cesionarul este obligat să reînnoiască înregistrarea mărcii, conform art. 29-32, până la expirarea acestei perioade.

Obligaţia de plată a preţului este garantată cu privilegiul cedentului (care este o aplicaţie a privilegiului vânzătorului de mobile consacrat de art. 1730 pct. 5 C. civ). Observăm însă că, datorită naturii incorporale a bunului asupra căruia poartă privilegiul (dreptul la marcă), publicitatea privilegiului nu se va realiza prin posesia exercitată de cesionar, ci prin realizarea formelor de opozabilitate prescrise de reglementările speciale. În acest sens, Regula 28 alin. (7) din Regulament prevede că “La cererea uneia dintre părţi, drepturile reale (...) se înscriu în Registrul Naţional al Mărcilor şi se publică în BOPI”.

Potrivit Regulii 29 din Regulament, înscrierea unui drept real poate face obiectul unei radieri, la solicitarea scrisă a uneia dintre persoanele interesate. Cererea de radiere a înscrierii privilegiului va fi însoţită de înscrisuri din care să rezulte fie că privilegiul s-a stins (de exemplu, chitanţa care atestă plata integrală a preţului de către cesionar), fie că titularul privilegiului (cedentul) este de acord cu radierea.

Dacă se solicită radierea înscrierii privilegiului cedentului, OSIM are dreptul şi, în acelaşi timp, obligaţia de a verifica dacă din înscrisurile prezentate rezultă cu certitudine stingerea privilegiului. În cazul în care verificarea scoate la iveală anumite deficienţe, OSIM este abilitat să acorde solicitantului un termen de maximum trei luni în vederea remedierii lor. Dacă nici după expirarea acestui termen deficienţele nu sunt remediate, OSIM decide respingerea cererii de radiere. (Regula 29 alin (4) din Regulament).

Împotriva deciziei OSIM prin care se admite sau, după caz, se respinge cererea de radiere a înscrierii privilegiului, persoana interesată poate să formuleze contestaţie la Comisia de reexaminare de la OSIM, potrivit dispoziţiilor prevăzute de Regula 45 alin. (4), coroborată cu Regula 42 alin (1) din Regulament.În lipsa unei prevederi exprese, considerăm, că aplicând prin analogie prevederile art. 80 alin. 2 din Lege, termenul pentru introducerea contestaţiei este trei luni şi curge de la comunicare sau, după caz, de la publicarea deciziei OSIM.

1. Cesionarul este, de asemenea, dator să suporte cheltuielile necesitate de încheierea contractului de cesiune şi de îndeplinire a formalităţilor de înscriere a acestuia la OSIM.

 

3. Cesiunea forţată a mărcii

 

3.1. Consideraţii generale

Cesiunea forţată a mărcii intervine în ipoteza în care dreptul exclusiv asupra mărcii este supus executării silite. Deoarece este un drept real ce poartă asupra unui bun mobil necorporal, dreptul asupra mărcii este el însuşi un bun mobil şi, în consecinţă, face obiectul urmăririi silite mobiliare.

În doctrina mai veche, s-a discutat chestiunea dacă o marcă poate face obiectul urmăririi silite separat de fondul de comerţ din care face parte. Într-o opinie, s-a apreciat că ar fi greu de admis ca un creditor să execute silit numai marca unui producător, care va putea astfel continua fabricarea produselor sale, dar va pierde dreptul de a le marca aplicând semnul sub care sunt cunoscute publicului.[53] Într-o altă opinie, s-a considerat – credem, pe bună dreptate - că şi în cazul cesiunilor forţate, conexiunea mărcilor cu întreprinderea se dovedeşte o regulă tot atât de puţin utilă protecţiei consumatorilor, ca şi în cazul cesiunilor voluntare, pentru că în ambele cazuri, această regulă este incapabilă să împiedice tocmai consecinţele care se voiesc evitate.[54]

Legiuitorul român a optat pentru această ultimă soluţie, art. 39 alin. 2 precizând expres că “Drepturile asupra mărcii se transmit şi în cazul urmăririi silite a debitorului titular al mărcii, efectuată în condiţiile legii.”

În opinia nostră, cesiunea silită a mărcii este supusă aceloraşi limitări care se aplică şi cesiunii voluntare de marcă, întrucât raţiunile care justifică aceste limitări (ţinând, de regulă, de protecţia consumatorilor şi evitarea riscului de confuzie în rândul acestora) sunt perfect  aplicabile şi unei cesiuni silite. Spre exemplu, creditorul nu va putea urmări în contul creanţei sale dreptul asupra mărcii numai pentru o parte din teritoriul României (art. 40 alin. 2 teza a doua). De asemenea, dacă debitorul deţine mai multe mărci identice sau similare care sunt folosite pentru produse identice sau similare, creditorul va putea urmări aceste mărci numai împreună (art. 40 alin. ultim).

O creanţă se poate executa silit asupra dreptului la marcă în două ipoteze distincte:

• pe de o parte, marca poate fi urmărită ca parte a patrimoniului debitorului de către un creditor chirografar. În această ipoteză, executarea se va face potrivit procedurii urmăririi silite asupra bunurilor mobile, reglementată de dispoziţiile art. 406-449 C. proc. civ.
• pe de altă parte, este posibil ca dreptul asupra mărcii să facă obiectul unui drept de garanţie reală mobiliară, iar creditorul garantat trece la executarea acestui drept. În acest caz, creditorul urmăritor poate alege între a iniţia procedura de executare prevăzută de Codul de procedură civilă sau a executa garanţia reală potrivit prevederilor Capitolului V, “Executarea garanţiilor reale” din Titlul VI, “Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare” din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice.

 

3.2. Executarea silită potrivit dispoziţiilor din Codul de procedură civilă

Dacă executarea asupra dreptului la marcă va fi supusă procedurii prevăzute de Codul de procedură civilă cu privire la urmărirea silită asupra bunurilor mobile, executarea începe printr-o somaţie adresată debitorului. Dacă în termen de o zi de la primirea somaţiei debitorul nu plăteşte suma datorată, executorul judecătoresc de pe lângă instanţa de executare va proceda la sechestrarea dreptului asupra mărcii.

Conform dispoziţiilor de drept comun, sechestrarea se realizează printr-un proces-verbal care va trebui să cuprindă, printre altele, descrierea bunului sechestrat şi indicarea valorii acestuia, după aprecierea executorului judecătoresc, dacă aceasta este cu putinţă.

 Apreciem că descrierea mărcii supuse sechestrului se realizează prin indicarea numărului certificatului de înregistrare a mărcii. De asemenea, în cazul unei mărci verbale, procesul verbal va trebui să cuprindă denumirea mărcii, iar în cazul unei mărci figurative, aceasta va trebui descrisă.

Cât priveşte indicarea valorii mărcii, executorul judecătoresc va evalua marca cu acordul părţilor, iar în cazul în care nu se ajunge la un astfel de acord, va solicita efectuarea unei expertize. Evaluarea se va face ţinând seama de valoarea de circulaţie a mărcii.

Potrivit art. 431 alin. (1) C. proc. civ., valorificarea mărcii sechestrate se poate face prin prin vânzare la licitaţie publică, vânzare directă sau în alte modalităţi prevăzute de lege. În cazul valorificării prin licitaţie, după închiderea licitaţiei, executorul judecătoresc va întocmi un proces-verbal despre desfăşurarea şi rezultatul acesteia şi va elibera adjudecatarului o dovadă care va cuprinde, printre altele, indicarea mărcii adjudecate[55] şi a preţului plătit. Dovada eliberată adjudecatarului atestă transferul dreptului subiectiv de proprietate industrială asupra mărcii de la fostul titular al acestuia la adjudecatar. Pe baza acestei dovezi, OSIM efectuează înscrierea cesiunii forţate a mărcii în Registrul Naţional al Mărcilor şi publică schimbarea titularului în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială – Secţiunea Mărci.

În cazul în care marca nu s-a putut vinde la licitaţie sau prin vânzare directă, creditorul o poate prelua în contul creanţei sale, la preţul stabilit în procesul-verbal de sechestru sau, după caz, prin expertiză.

 

3.3. Executarea silită potrivit Legii nr. 99/1999

În cazul neexecutării la scadenţă a unei obligaţii garantate cu o garanţie reală mobiliară asupra dreptului la marcă, creditorul poate opta pentru executarea garanţiei potrivit procedurii prevăzute de Titlul al VI-lea din Legea nr. 99/1999.

Creditorul poate intra în mod paşnic în posesia bunului, dacă în contractul de garanţie s-a inserat, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege (art. 63 alin. (4) din Titlul VI al Legii nr. 99/1999), o clauză prin care s-a permis expres aceasta. Considerăm că intrarea creditorului garantat în posesia unei mărci conferă acestuia posibilitatea de a efectua următoarele acte sau operaţiuni:

• să intre în posesia certificatului de înregistrare a mărcii (art. 63 alin. (1), fraza a doua, teza a doua din Titlul VI al Legii nr. 99/1999);
• să perceapă, în contul debitorului garant titular al dreptului asupra mărcii, redevenţele datorate de beneficiari în temeiul contractelor de licenţă referitoare la marca afectată garanţiei (art. 39 alin. (2) din Titlul VI al Legii nr. 99/1999);
• să folosească marca, inclusiv prin aplicarea ei pe propriile produse, dacă prin contractul de garanţie i s-a conferit expres sau tacit această prerogativă (art. art. 39 alin. (1) din Titlul VI al Legii nr. 99/1999, coroborat cu art. 1602 C. civ.)[56].

În opinia noastră, intrarea paşnică în posesia bunului afectat garanţiei este menită să confere creditorului garantat o situaţie mai favorabilă în valorificarea acestui bun şi în satisfacerea creanţei sale. Din punctul de vedere al terţilor care ar dori să achiziţioneze marca, posesia exercitată de către creditorul garantat conferă mai multă siguranţă în ceea ce priveşte certitudinea creanţei garantate, a dreptului creditorului de a vinde marca, precum şi preluarea acesteia în mod operativ şi fără riscul unor litigii cu debitorul garant. În consecinţă, terţul adjudecatar al mărcii va fi înclinat să plătească un preţ mai mare.

Considerăm că şi debitorul este interesat în a permite creditorului această intrare în posesie pentru cel puţin două considerente: Pe de o parte, dacă marca formează obiectul unui contract de licenţă, creanţa garantată s-ar putea stinge prin compensaţia cu sumele percepute de creditor în contul redevenţelor (art. 39 alin. (3) din Titlul VI al Legii nr. 99/1999), astfel încât trecerea la cesiunea silită a mărcii ar putea fi evitată. Pe de altă parte, chiar dacă creditorul procedează la vânzarea mărcii, posesia asupra acesteia va facilita obţinerea unui preţ mai favorabil şi deci stingerea obligaţiei garantate.

Indiferent dacă a luat sau nu în posesie în mod paşnic bunul afectat garanţiei, creditorul are dreptul de a vinde marca. Înainte de vânzarea bunului, creditorul trebuie să notifice vânzarea debitorului, creditorilor garantaţi cu aceeaşi marcă şi titularului mărcii, dacă acesta este altul decât debitorul.

Dreptul asupra mărcii va putea fi vândut în modul stabilit de părţi prin contractul de garanţie. Dacă nu există un acord în această privinţă, creditorul trebuie să vândă marca într-o manieră comercială rezonabilă care să asigure obţinerea celui mai bun preţ. Regulile comerciale adecvate pot fi vânzarea directă către un terţ sau vânzarea prin licitaţie publică (art. 69 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999)[57].

Creditorul nu îşi poate adjudeca marca afectată garanţiei în cadrul vânzării iniţiate de el fără ca, în prealabil, să fi dat posibilitatea terţilor de a participa la vânzare, dacă părţile nu au convenit altfel. Spre deosebire de procedura executării silite mobiliare de drept comun, în cadrul căreia, dacă părţile nu se înţeleg, executorul judecătoresc va stabili valoarea mărcii pe baza unei expertize, dispoziţiile corespunzătoare din Legea nr. 99/1999 nu prevăd obligativitatea expertizei în vederea stabilirii preţului adjudecării directe. Totuşi, considerăm că şi în această ipoteză, expertiza este necesară pentru a se putea proba că preţul a fost stabilit în conformitate cu regulile comerciale rezonabile.[58]

Potrivit art. 70 alin. (2) din Titlul VI al Legii nr. 99/1999, “Titlurile sau înscrisurile care constată dreptul de proprietate al debitorului asupra bunului şi contractul de garanţie reală mobiliară, împreună cu menţiunea stingerii garanţiei la arhivă fac dovada dreptului de proprietate a cumpărătorului sau, după caz, al creditorului care şi-a adjudecat bunul.”

Această dispoziţie este, după părerea noastră, extrem de criticabilă, întrucât cele trei categorii de documente menţionate de text pot coexista şi în ipoteze în care bunul afectat garanţiei nu iese din patrimoniul debitorului garant. Spre exemplu, toate aceste trei documente există şi atunci când dreptul garanţie reală mobiliară se stinge în urma executării de bună-voie a obligaţiei principale de către debitor (art. 27 alin. (1) din Titlul VI al Legii nr. 99/1999). Prin urmare, reunirea celor trei tipuri de înscrisuri nu demonstrează univoc însuşirea bunului afectat garanţiei de către un terţ adjudecatar sau de către creditorul garantat. 

Pentru acest motiv, considerăm că, la data vânzării, creditorul care organizează vânzarea sau executorul judecătoresc, după caz, trebuie să întocmească un înscris care să ateste transferul dreptului asupra mărcii din patrimoniul debitorului în acela al cesionarului (terţul adjudecatar sau creditorul garantat, după caz). Acesta este documentul care, împreună cu cele enumerate de textul art. 70 alin. (2), serveşte drept probă a dobândirii dreptului asupra mărcii.

Considerăm însă că din textul legal citat rezultă că, în lipsa unuia dintre documentele menţionate expres de art. 70 alin. (2), nu se poate face dovada dobândirii dreptului exclusiv asupra mărcii. De aceea, după ce s-a întocmit înscrisul prin care se atestă transferul dreptului de proprietate, dobânditorul trebuie să obţină de la Arhiva Garanţiilor Mobiliare dovada menţiunii de stingere a garanţiei reale. Prezentând certificatul de înregistrare a mărcii,  contractul de garanţie reală mobiliară, înscrisul care atestă transferul dreptului asupra mărcii în patrimoniul cesionarului şi menţiunea de stingere a garanţiei la Arhivă, cesionarul îşi va înscrie cesiunea mărcii în Registrul Naţional al Mărcilor ţinut de OSIM. Pe baza aceloraşi documente, OSIM publică cesiunea în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială şi, dacă este cazul, radiază înscrierea garanţiei reale care a avut drept obiect marca.[59]

Din art. 70 alin. (1) şi art. 73 fraza a doua rezultă că terţul adjudecatar sau creditorul care a cumpărat bunul afectat garanţiei îl preia liber de orice sarcini.[60]

În opinia noastră, sintagma “sarcină asupra bunului” din aceaste texte trebuie înţeleasă în sensul de sarcină reală, adică drept real constituit în favoarea unei terţe persoane. În consecinţă, drepturile personale care se exercită în legătură cu bunul, cum ar fi dreptul de folosinţă izvorât din contractul de locaţiune, nu constituie “sarcini” şi ele vor continua să fie opuse dobânditorului, dacă au fost îndeplinite formalităţile de opozabilitate în raport cu acesta.

În acest sens, considerăm că un contract de licenţă anterior înscris în Registrul Naţional al Mărcilor va fi opozabil cesionarului subsecvent şi va trebui să fie respectat de acesta până la expirarea duratei sale, chiar dacă cesiunea s-a făcut în cadrul executării unei garanţii reale mobiliare.

În măsura în care creditorul va putea proba că încheierea unui contract de licenţă diminuează valoarea comercială a mărcii afectate unei garanţii reale mobiliare constituite anterior sau că îngreunează executarea unei astfel de garanţii, el va putea sancţiona lipsa de diligenţă  a debitorului posesor al mărcii pa baza art. 41 şi 42 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999.

Creditorul va putea solicita accelerarea scadenţei obligaţiei principale (art. 11 alin. (2) lit. b) din Titlul VI al Legii nr. 99/1999) şi va putea invoca decăderea debitorului din beneficiul termenului (art. 1025, teza a doua din C. civ.).

De asemenea, contractul de licenţă va putea fi atacat prin acţiunea revocatorie (art. 975 C.civ.) În această ipoteză, dacă licenţa este cu titlu oneros, creditorul garantat va trebui să dovedească şi complicitatea la fraudă a beneficiarului licenţei.  

 

4. Probleme speciale privind cesiunea de marcă

 

4.1. Cesiunea marcii notorii

Potrivit art. 3 lit. c), marca notorie este marca larg cunoscută în România. Ea este protejată fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România. Notorietatea este o chestiune de fapt care se stabileşte de către organul competent să aplice legea, ţinându-se seama de dispoziţiile art. 20 din Lege şi ale Regulii 16 din Regulament.

În lipsa oricărei prohibiţii exprese şi dat fiind că şi dreptul de exploatare exclusivă a mărcii notorii este un drept patrimonial, el poate face obiectul unei cesiuni, în condiţii similare cu acelea prevăzute de lege pentru cesiunea mărcii înregistrate.

Dacă dreptul subiectiv asupra mărcii notorii se naşte din faptul juridic al notorietăţii (nefiind necesară parcurgerea procedurii de înregistrare a mărcii prevăzută de Capitolul IV al Legii), cesiunea acestui drept urmează dispoziţiile dreptului comun şi, pentru a fi opozabilă terţilor, trebuie înscrisă în Registrul Naţional al Mărcilor. Desigur, ulterior, cesiunea va fi publicată de către OSIM în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

O problemă specială priveşte împrejurarea dacă, sesizat cu o cerere de înscriere a cesiunii unei mărci notorii, OSIM poate refuza înscrierea pe motiv că marca transmisă nu ar fi notorie pe teritoriul României. Apreciem că, într-o asemenea situaţie, OSIM  nu este abilitat să verifice notorietatea mărcii la care se referă cesiunea. De aceea, în măsura în care se dovedeşte plata taxei prevăzute de lege, iar cererea cuprinde menţiunile enumerate de Regula 25 din Regulament şi este însoţită de înscrisurile doveditoare ale cesiunii, OSIM este obligat să înscrie cesiunea mărcii notorii.

Desigur că un terţ interesat ar putea contesta în justiţie notorietatea mărcii transmise şi implicit dreptul exclusiv asupra acesteia dobândit de către cesionar.Asemenea situaţii pot apărea atunci când terţul se apără într-o acţiune în anularea înregistrării mărcii sale introdusă de către titularul mărcii notorii, dacă terţul a înregistrat marca după încheierea contractului de cesiune a mărcii notorii. De asemenea, nu excludem nici posibilitatea ca terţul care a înregistrat o marcă identică sau similară să introducă o acţiune în constatare interogatorie (în condiţiile art. 111 C. proc. civ.), prin care să se constate inexistenţa în patrimoniul cesionarului a dreptului exclusiv asupra mărcii, întrucât marca nu era notorie la data la care terţul a constituit depozitul naţional reglementar pentru marca sa.

În toate aceaste ipoteze, cedentul va putea fi chemat să-l garanteze pe cesionar în legătură cu notorietatea mărcii în momentul încheierii contractului de cesiune. Într-adevăr, potrivit art. 1392 C. civ., vânzătorul unui bun necorporal este dator să răspundă pentru existenţa valabilă a bunului în patrimoniul său în momentul vânzării. Or, existenţa valabilă a unui drept exclusiv asupra unei mărci neînregistrate depinde de notorietatea acelei mărci.

În cazul în care cererea de chemare în garanţie este formulată pe cale incidentală în cadrul procesului cu terţul, instanţa poate stabili pe baza probelor administrate că:

• marca era notorie la momentul constituirii depozitului naţional reglementar al mărcii de către terţ şi în acest caz se respinge cererea de chemare în garanţie, întrucât evicţiunea nu s-a produs. Pentru soluţia dată în această situaţie nu este relevant dacă marca era sau nu notorie la data încheierii contractului de cesiune ;
• marca era notorie la momentul încheierii contractului de cesiune dar şi-a pierdut această calitate ulterior, până la constituirea depozitului naţional reglementar pentru marca terţului, caz în care cererea incidentă va fi respinsă, deoarece evicţiunea are o cauză ulterioară încheierii contractului şi neimputabilă cedentului;
• marca nu era notorie în momentul încheierii contractului de cesiune şi nu a devenit notorie nici la data constituirii depozitului de către terţ. În acest caz, se admite cererea de chemare în garanţie, cesionarul urmând a fi despăgubit de cedent pentru prejudiciul suferit în urma evicţiunii.

Dacă cererea de chemare în garanţie se introduce pe cale principală, după producerea evicţiunii, cedentul se va putea apăra prin excepţia procesului rău condus dacă dovedeşte că ar fi avut mijloace să probeze notorietatea mărcii la momentul încheierii contractului de cesiune.

În cazul în care un terţ doreşte să înregistreze o marcă identică sau similară cu marca notorie cedată, cesionarul poate să facă opoziţie la înregistrarea mărcii terţului (art. 23). În procedura opoziţiei, cesionarul nu are posibilitatea de a-l chema în garanţie pe cedent. Considerăm însă că respingerea opoziţiei şi eliberarea certificatului de înregistrare pe numele terţului nu reprezintă o evicţiune consumată. Cesionarul păstrează posibilitatea de a introduce o acţiune în anularea înregistrării mărcii (art. 48 alin.1 lit. b) raportat la art. 6 lit. d) sau e), după caz) şi-l va  putea chema în garanţie pe cedent, fie pe cale incidentală în cadrul acestei acţiuni, fie pe cale principală, într-o acţiune separată (în această din urmă situaţie, cu posibilitatea invocării de către cedent a excepţiei procesului rău condus). Dacă cesionarul nu intentează acţiunea în anularea înregistrării mărcii terţului, atunci el nu poate angaja răspunderea pentru evicţiune a cedentului, deoarece evicţiunea nu s-a consumat.

 

4.2. Acordul pentru înregistrarea de către un terţ a unei mărci identice sau similare

Potrivit art. 7, “Mărcile ce cad sub incidenţa art. 6 pot fi totuşi înregistrate cu consimţământul expres al titularului mărcii anterioare sau notorii.”

Această dispoziţie permite titularului unei mărci anterioare sau notorii să suplinească, prin acordul său expres, lipsa uneia dintre condiţiile de fond ale obiectului protecţiei mărcilor, şi anume condiţia noutăţii. Dispoziţia pare să introducă o breşă în sistemul prin care legea a înţeles să reglementeze funcţiile mărcii şi condiţiile protecţiei sale.

Într-adevăr, prevederea legală pe care o comentăm ar fi pe deplin justificată în cazul în care condiţia de fond a noutăţii mărcii ar fi instituită exclusiv în considerarea protecţiei intereselor economice ale titularului mărcii anterioare sau notorii. Într-o asemenea eventualitate, ar fi firesc ca beneficiarul exclusiv al condiţiei să aibă toată libertatea de a înlătura acea condiţie.

Totuşi, condiţia de fond a noutăţii are un rol mai complex care include şi necesitatea de a evita riscul inducerii în eroare a consumatorilor prin confuzia pe care ar putea să o facă aceştia între producătorii care utilizează concomitent mărci identice sau similare pentru produse identice sau similare ori prin credinţa eronată că între cei doi titulari ai mărcilor ar exista unele legături de natură economică. Eroarea privind originea comercială a produselor ar antrena eroarea asupra calităţii acestor produse, compromiţând în final toate funcţiile economice ale protecţiei mărcilor.

Preocuparea legiuitorului de a evita aceste consecinţe negative se manifestă în mai multe dispoziţii legale, care urmăresc ca în toate cazurile în care două întreprinderi diferite folosesc concomitent mărci identice sau similare pentru produse identice sau similare să existe un control reciproc între deţinătorii acestor întreprinderi, care să asigure relativa uniformitate calitativă a produselor care poartă mărcile similare.

Asfel, beneficiarul unei licenţe de marcă este obligat să menţină calitatea produselor pe care aplică marca (art. 42 alin. 2). Cotitularii unui drept asupra mărcii nu pot efectua acte de dispoziţie decât potrivit regulii unanimităţii, iar folosirea mărcii de către unul dintre ei nu poate împiedica folosirea normală a mărcii de către ceilalţi. În fine, mărcile identice sau similare folosite de acelaşi titular pentru produse identice sau similare nu pot fi cedate decât împreună (art. 40 alin. 4).

Toate aceste dispoziţii ar putea fi eludate dacă acordul titularului unei mărci anterioare pentru înregistrarea ulterioară de către un terţ a unei mărci identice sau similare ar fi posibil fără nici o restricţie.

Desigur, acest acord nu este ca natură juridică nici o licenţă, nici o cesiune totală, nici o cesiune parţială.

1. Într-adevăr, contractul de licenţă dă naştere unui drept de a folosi marca pe o durată limitată şi sub controlul licenţiatorului. În schimb, acordul pentru înregistrarea unei mărci identice sau similare permite dobândirea unui drept exclusiv de exploatare, care are o existenţă independentă faţă de dreptul titularului mărcii anterioare.
2. Contractul de cesiune are drept efect transferul dreptului asupra mărcii, cu consecinţa că acest drept nu mai face parte din patrimoniul transmiţătorului, ci intră în patrimoniul dobânditorului. Dimpotrivă, în urma acordului dat în temeiul art. 7, titularul mărcii anterioare nu pierde propriul său drept
3. Cesiunea parţială a unei cote-părţi din dreptul asupra mărcii se soldează cu împărţirea între cedent şi cesionar a unui drept unic asupra unui unic obiect: dreptul asupra mărcii. Acordul titularului mărcii anterioare pentru înregistrarea ulterioară a unei mărci identice sau similare pentru produse identice sau similare permite existenţa concomitentă a două drepturi independente având două obiecte identice sau similare.

Reţinem deci că acordul titularului mărcii anterioare pentru înregistrarea ulterioară a unei mărci identice sau similare pentru produse identice sau similare nu reprezintă nici o licenţă şi nici o cesiune, deci nu îi sunt aplicabile în mod direct restricţiile prevăzute de lege pentru contractul de licenţă sau pentru contractul de cesiune. Pe de altă parte, legea nu prevede nici o restricţie specifică acestui acord.

Totuşi, prin aplicarea dispoziţiilor art. 7 nu trebuie să se ajungă la eludarea unor norme juridice imperative. Avem în vedere mai ales dispoziţiile art. 40 alin. 4 care dispune că două sau mai multe mărci identice sau similare folosite pentru produse identice sau similare nu pot fi transmise prin cesiune decât în totalitate şi numai către o singură persoană.

Scopul acestui text este de a nu permite folosirea concomitentă a două sau mai multe mărci identice sau similare pentru produse identice sau similare de către doi titulari diferiţi. Or, dacă titularul care foloseşte o marcă anterioară şi-ar da acordul ca o altă persoană să înregistreze aceeaşi marcă sau una similară pentru produse identice sau similare s-ar ajunge tocmai în situaţia pe care dispoziţiile imperative ale art. 40 alin. 4 au urmărit să o evite.

De aceea, considerăm că dispoziţiile art. 7 se aplică în ipoteza în care titularul mărcii anterioare nefolosite pentru una sau mai multe clase de produse/servicii  îşi dă acordul pentru înregistrarea unei mărci identice sau similare de către un terţ pentru acea (acele) clasă (clase) de produse sau servicii.

După cum am arătat şi în legătură cu cesiunea parţială,[61] reglementarea legală este imperfectă deoarece permite titularului mărcii anterioare să folosească marca după constituirea depozitului reglementar al mărcii identice sau similare ulterioare. Pentru raţiunile pe care le-am dezvoltat în acel context, considerăm că ar fi în beneficiul părţilor (şi al consumatorilor) să interzică prin înţelegerea lor folosirea pe viitor a mărcii anterioare pentru clasele de produse sau servicii pentru care s-a înregistrat marca ulterioară.

În orice caz, dreptul exclusiv asupra mărcii ulterioare, care se naşte şi ca urmare a acordului titularului mărcii anterioare, este un drept independent, supus exclusiv şi integral regimului legal de protecţie, astfel încât el nu ar putea fi limitat prin acest acord sub aspect temporal, teritorial sau în privinţa conţinutului său.

 

 

4.3. Transmisibilitatea mărcilor de certificare şi a mărcilor colective

1. a) Mărcile colective sunt mărcile destinate a servi la deosebirea produselor sau a serviciilor membrilor unei asociaţii faţă de produsele sau serviciile aparţinând altor persoane. (art. 3 lit. d)). Titulari ai mărcii colective pot fi asociaţiile de fabricanţi, de producători, de comercianţi, de prestatori de servicii. (art. 51 alin. 1). Enumerarea legii este limitativă, iar acordarea certificatului de înregistrare pentru un titular care nu face parte din categoriile menţionate de text se sancţionează cu anularea înregistrării mărcii colective. Acţiunea în anulare poate fi introdusă oricând în perioada de protecţie a mărcii (art. 55 alin. 2 raportat la art. 51 alin. 1).

Membrii asociaţiei folosesc marca colectivă potrivit regulamentului adoptat în cadrul asociaţiei. Regulamentul este depus la OSIM odată cu cererea de înregistrare sau în termen de cel mult trei luni după aceasta, sub sancţiunea anulării înregistrării mărcii (art. 55 alin. 2 raportat la art. 51 alin. 2).  Sub aceeaşi sancţiune, regulamentul trebuie să conţină prevederi referitoare la condiţiile necesare pentru admiterea în asociaţie, condiţiile de folosire a mărcii, motivele pentru care utilizarea mărcii poate fi interzisă unui membru al asociaţiei, precum şi sancţiunile ce pot fi aplicate de asociaţie (art. 51 alin. 3). Regulamentul se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. (art. 52 alin. 2).

Regulamentul de folosire a mărcii colective poate să prevadă că marca colectivă nu poate fi transmisă de către titular decât cu acordul tuturor membrilor asociaţiei (art. 51 alin. 4). Introducerea acestei menţiuni în regulament este facultativă. Aceasta rezultă atât din interpretarea literală a textului, cât şi din corelarea sa cu art. 52 alin. 2 din lege care permite introducerea unei acţiuni în anulare numai pentru nerespectarea prevederilor art. 51 alin. 1-3, iar nu şi pentru omisiunea de a se menţiona în regulamentul de folosire a mărcii colective că aceasta nu poate fi transmisă de către titular decât cu acordul tuturor membrilor asociaţiei.

Din acest punct de vedere, sunt criticabile dispoziţiile Regulii 33 alin. (2) lit. g) din Regulamentul de aplicare a legii. Potrivit acestora, regulamentul de folosire a mărcii trebuie să conţină indicaţii privind acordul tuturor membrilor asociaţiei, în situaţia în care titularul mărcii colective transmite drepturile cu privire la această marcă. Conform alin. 3 al aceleiaşi Reguli, dacă această menţiune lipseşte şi solicitantul nu o introduce în termen de trei luni, OSIM va decide respingerea cererii de înregistrare a mărcii colective.

Pe baza principiului supremaţiei legii (art. 51 din Constituţie), considerăm că prevederea Regulii 33 alin. 2 lit. g) din Regulament trebuie înlăturată ca nelegală. După cum este cunoscut, printr-o hotărâre de Guvern nu se poate deroga de la lege.

Aşadar, asociaţiile de fabricanţi, producători, comercianţi sau prestatori de servicii vor fi libere să introducă sau nu în regulamentul de folosire a mărcii colective menţiuni privind condiţionarea transmiterii acestei mărci de acordul tuturor membrilor asociaţiei.În cazul în care nu s-a prevăzut nici o menţiune, se aplică regulile generale, în sensul că marca colectivă va fi transmisibilă. Transmiterea mărcii va putea fi decisă de către organele abilitate potrivit statutului asociaţiei, după procedurile şi cu majorităţile prevăzute de acest statut.[62]

Cesionarul mărcii nu poate fi decât tot o asociaţie de fabricanţi, producători, comercianţi sau prestatori de servicii, sub sancţiunea nulităţii absolute a contractului de cesiune a mărcii colective, pentru lipsa capacităţii de folosinţă a cesionarului. Într-adevăr, astfel cum rezultă din ansamblul reglementării privitoare la mărcile colective, în special din art. 3 lit. d), art. 51 alin. 1 şi art. 54 alin. 2, numai asociaţiile de fabricanţi, producători, comercianţi sau prestatori de servicii au aptitudinea de a dobândi dreptul asupra unei mărci colective.

În urma cesiunii, membrii asociaţiei cesionare vor putea folosi marca numai cu respectarea regulamentului de folosire a mărcii. Acest regulament nu se modifică automat prin efectul cesiunii. Dacă cesionarul, în calitate de titular al mărcii colective, va considera necesară modificarea regulamentului de folosire, atunci el va trebui să comunice modificarea către OSIM. Modificarea regulamentului de folosire produce efecte numai de la data înscrierii modificării în Registrul Naţional al Mărcilor. Cererea de înscriere este respinsă, dacă în urma modificării, regulamentul de folosire a mărcii nu mai corespunde cerinţelor legale privind conţinutul său. (art.53)

O ultimă precizare este necesară în legătură cu întinderea răspunderii cedentului pentru evicţiunea decurgând din fapta proprie. În legătură cu această problemă, considerăm că asociaţia transmiţătoare nu răspunde pentru folosirea fără drept a mărcii colective transmise de către membrii săi, ulterior încheierii contractului de cesiune. În această ipoteză, cesionarul are la dispoziţie numai acţiunea în contrafacere împotriva persoanei juridice care a folosit ilicit marca (şi care este membră a asociaţiei transmiţătoare). Numai dacă, după încheierea contractului de cesiune, însăşi asociaţia transmiţătoare va folosi marca în mod ilicit, cesionarul poate introduce împotriva sa nu numai acţiunea în contrafacere, dar şi acţiunea contractulă întemeiată pe obligaţia de a garanta pentru evicţiunea decurgând din faptul personal.[63]

 

1. b) Mărcile de certificare sunt mărci ce indică faptul că produsele sau serviciile pentru care sunt folosite sunt certificate de către titularul mărcii în ceea ce priveşte calitatea, materialul, modul de fabricaţie a produselor sau de prestare a serviciilor, precizia ori alte caracteristici (art. 3 lit. e)). Mărcile de certificare pot fi înregistrate la OSIM de către persoane juridice legal abilitate să exercite controlul produselor sau al serviciilor în privinţa acestor caracteristici (art. 57 alin. 1).

Drepturile cu privire la marca de certificare nu pot fi transmise de persoana juridică titulară a mărcii. Transmiterea dreptului asupra mărcii de certificare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului (art. 62).

Regulamentul de aplicare a legii circumstanţiază această dispoziţie legală prevăzând că Guvernul dispune transmiterea mărcii de certificare în caz de dizolvare a persoanei juridice titulare (Regula 34 alin. (7)). Considerăm că, pe baza art. 62 din lege, Guvernul va putea dispune transmiterea mărcii de certificare şi în alte cazuri. O astfel de ipoteză se poate ivi, spre exemplu, în cazul în care titularului mărcii de certificare i se retrage prerogativa controlului privind calitatea, materialul ori celelate caracteristici certificate de marcă. În toate cazurile, Guvernul va putea atribui marca de certificare numai unei persoane juridice abilitate să exercite controlul produselor sau al serviciilor asupra aceloraşi elemente ca şi titularul iniţial.

 

B. CONTRACTUL DE LICENŢĂ DE MARCĂ

 

1. Consideratii generale

 

Toate obiectele dreptului de proprietate intelectuală – creaţiile intelectuale industriale, semnele distinctive şi operele literare, ştiinţifice şi artistice – au o trăsătură comună ce decurge din natura lor de bunuri necorporale: ubicuitatea. Ubicuitatea se manifestă în două stadii deosebite: apariţia şi folosinţa. Ubicuitatea sub aspectul apariţiei (creării) relevă aptitudinea unui obiect al proprietăţii intelectuale de a fi creat concomitent, dar în mod independent, de două sau mai multe persoane diferite. Ubicuitatea sub aspectul folosinţei relevă aptitudinea fiecărui obiect al proprietăţii intelectuale de a fi folosit concomitent, dar în mod independent, de două sau mai multe persoane.[64]

În cazul în care un astfel de obiect necorporal este protejat printr-un drept exclusiv, instrumentul juridic prin intermediul căruia ubicuitatea sub aspectul folosinţei se poate manifesta în mod concret este contractul de licenţă. Prin intermediul acestui contract, obiectul dreptului de proprietate intelectuală poate fi exploatat nu numai de către titularul dreptului exclusiv, ci şi de către alte subiecte de drept, autorizate de către acest titular.[65]

Dacă obiectul protecţiei îl constituie o marcă, atunci contractul de licenţă asupra unui astfel de obiect poate părea paradoxal. Într-adevăr, marca este un semn distinctiv ce indică originea comercială a unui produs. Ca mijloc de identificare, marca ar trebui, aprioric, să indice o singură origine comercială, adică un singur producător, comerciant sau, după caz, prestator de servicii. Or, licenţa de marcă permite tocmai “multiplicarea” originilor comerciale desemnate prin una şi aceeaşi marcă.

Tocmai pentru a preveni prejudicierea consumatorilor, care ar putea fi induşi în eroare de această multiplicare, este necesară intervenţia normelor juridice adecvate. Aceste dispoziţii legale au menirea de a conferi contractului de licenţă de marcă o configuraţie corespunzătoare atât principiilor ce guvernează contractele, cât şi interesului general al protecţiei consumatorilor şi concurenţei loiale.

Prezentul studiu îşi propune să analizeze din această perspectivă regimul juridic al contractului de licenţă de marcă. În acest scop, vom examina succesiv noţiunea, clasificările, condiţiile de validitate, efectele şi încetarea contractului de licenţă de marcă.

 

2. Noţiune

 

Contractul de licenţă de marcă este convenţia prin care una dintre părţi (numită licenţiator sau transmiţătorul licenţei) conferă celeilalte părţi (numită licenţiat sau beneficiarul licenţei) dreptul de folosire temporară, totală sau parţială, a unei mărci.

Spre deosebire de contractul de cesiune (fie şi parţială sub aspect temporal), contractul de licenţă nu transferă însuşi dreptul subiectiv de proprietate industrială asupra mărcii, ci atribuie beneficiarului un simplu drept de folosinţă a mărcii, în limitele stabilite prin contract şi, aşa cum vom arăta în continuare, sub un anumit control din partea titularului mărcii.

 

3. Clasificări

 

Licenţele de marcă pot fi clasificate în funcţie de mai multe criterii, şi anume: după tipul de folosinţă autorizată beneficiarului, după gradul de complexitate al obiectului contractului, după întinderea folosinţei autorizate, după întinderea folosinţei rezervate de către titularul mărcii, după scopul urmărit de părţi şi, în fine, după importanţa conferită de contractanţi calităţilor personale ale beneficiarului licenţei. Cele cinci clasificări pot fi combinate, întrucât ele pornesc de la criterii diferite. În cele ce urmează vom analiza fiecare dintre aceste clasificări, precum şi importanţa lor juridică.

1. Din punctul de vedere al tipului de folosinţă autorizată beneficiarului, deosebim[66]:

• Licenţa de exploatare, prin care beneficiarul este autorizat sa aplice marca pe propriile sale produse[67];
• Licenţa de folosire, prin care beneficiarul este autorizat sa aplice marca numai asupra produselor primite de la licenţiator[68];
• Licenţa de reclamă, prin care beneficiarul este autorizat să folosească marca numai în scop promoţional.

În opinia noastră, licenţa de reclamă nu poate fi decât accesorie unei licenţe din primele două tipuri mai sus-menţionate. Într-adevăr, este de neconceput un contract de licenţă de reclamă de sine stătătoare.[69] Apreciem că este lipsit de cauză contractul prin care “beneficiarul” ar primi doar dreptul de a face reclamă unei mărci, în condiţiile în care producţia şi comercializarea produselor ce poartă marca nu i-ar aduce nici un câştig (fiind, eventual, obligat şi la plata unei remuneraţii în schimbul acestui drept). Dimpotrivă, contractul prin care o societate de publicitate se angajează să desfăşoare o campanie publicitară promovând marca cocontractantului său nu este un contract de licenţă de marcă, ci un contract de antrepriză, supus dreptului comun,[70] în care titularul mărcii are calitatea de client, iar societatea de publicitate este antreprenor.

1. Din punctul de vedere al întinderii folosinţei autorizate beneficiarului, licenţele pot fi totale sau parţiale din punct de vedere teritorial, profesional şi temporal.

Astfel, potrivit art. 42 alin. 1 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice,[71] « Titularul mărcii poate, în baza unui contract de licenţă să autorizeze terţii să folosească marca pe întreg teritoriul României sau pe o parte a acestuia, pentru toate sau numai pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată. »

Tipurile de licenţe parţiale rezultă şi din Regula 28 alin. 2 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice[72] care, precizând conţinutul cererii de înscriere a unei licenţe la OSIM[73], dispune: ”Când marca face obiectul unei licenţe pentru o parte din produsele şi serviciile pentru care marca este înregistrată sau când licenţa este limitată teritorial ori este o licenţă temporară, cererea de înregistrare a licenţei ca indica, după caz:

1. produsele şi serviciile la care se referă licenţa;
2. partea din teritoriul României pentru care se acordă licenţa;
3. durata pentru care se acordă licenţa.”
4. a) Licenţa totală din punct de vedere teritorial conferă beneficiarului dreptul de a folosi marca, în modalitatea prevăzută în contract, pe întreg teritoriul pentru care este protejată marca. Dimpotrivă, atunci când beneficiarului i se conferă dreptul de a folosi marca numai pentru o parte a acestui teritoriu, licenţa este parţială din punct de vedere teritorial.

În legătură cu criteriul acestei clasificări, este necesară o precizare: Atunci când art. 42 alin. 1 evocă licenţa totală ca fiind aceea “prin care terţii sunt autorizaţi să folosească marca pe întreg teritoriul României”, legiuitorul are în vedere regula caracterului teritorial al dreptului de proprietate industrială asupra mărcii.[74] Dacă, prin excepţie de la această regulă, titularul mărcii a înregistrat-o internaţional în mai multe ţări diferite, caracterul total sau parţial din punct de vedere teritorial al licenţei se apreciază în funcţie de ansamblul teritoriului pentru care este înregistrată marca. Astfel, dacă prin contractul de licenţă beneficiarul a primit dreptul de a folosi licenţa numai în unele dintre ţările în care marca se bucură de protecţie, inclusiv România, licenţa este parţială din punct de vedere teritorial, deşi acoperă întreg teritoriul României.

Spre deosebire de cesiunea de marcă parţială din punct de vedere teritorial – care este interzisă de legea română[75] - licenţa parţială de marcă este expres autorizată de legiuitor. În materia cesiunii, interdicţia se justifică din raţiuni de protecţie a concurenţei şi a liberei circulaţii a bunurilor, dar mai ales pentru evitarea confuziei în rândurile consumatorilor.[76] În această ultimă privinţă, cesiunile parţiale ar fi dăunătoare deoarece cedentul nu are nici un mijloc de a menţine controlul asupra calităţii produselor cesionarului, ulterior momentului încheierii contractului. Dimpotrivă, după cum vom arăta în continuare, licenţiatorul menţine un control asupra calităţii produselor licenţiatului. Sunt astfel diminuate consecinţele negative pe care contractul le-ar putea avea asupra consumatorilor. Faţă de aceştia, titularul mărcii este şi rămâne garantul calităţii produselor sau a serviciilor.

1. b) Licenţa totală din punct de vedere profesional conferă beneficiarului dreptul de a folosi marca pentru toate produsele şi/sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată. Licenţa parţială din punct de vedere profesional acordă beneficiarului dreptul de a folosi marca numai pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care marca este înregistrată.
2. c) După cum rezultă din definiţia pe care am formulat-o, licenţa de marcă are caracter esenţialmente temporar. Cu toate acestea, Regula 28 alin. 2 din Regulament foloseşte sintagma “licenţă temporară” şi sugerează că ea s-ar acorda pentru o anumită durată prevăzută în contract.

În ceea ce ne priveşte, definim ca licenţă totală din punct de vedere temporal contractul prin care dreptul de folosire a mărcii este conferit beneficiarului pe toată durata de validitate a mărcii, potrivit certificatului de înregistrare aflat în vigoare. Dimpotrivă, printr-un contract de licenţă parţială din punct de vedere temporal, dreptul de folosire a mărcii se atribuie beneficiarului pentru a durată mai scurtă decât aceea a protecţiei conferite prin certificatul de înregistrare a mărcii aflat în vigoare.[77] Prin urmare, atât licenţa totală din punct de vedere teritorial, cât şi licenţa parţială din punct de vedere teritorial sunt contracte de licenţă pe durată determinată.

De obicei, la încheierea contractelor de licenţă, părţile menţionează produsele sau serviciile pentru care s-a conferit dreptul de a folosi marca, precum şi limitele – temporale şi teritoriale – ale acelui drept . Dacă nu există astfel de prevederi, atunci se consideră că licenţa este totală din punct de vedere profesional, temporal sau, după caz, teritorial, deoarece limitările drepturilor conferite trebuie să fie prevăzute în mod expres.

În aplicarea acestei reguli, considerăm că, dacă prin contractul de licenţă de marcă nu s-a prevăzut nici un termen, atunci contractul nu va fi considerat încheiat pe termen nedeterminat, ci pe tot pe termen determinat, folosinţa considerându-se acordată până la expirarea valabilităţii certificatului de înregistrare în vigoare. Această excepţie de la dreptul comun se justifică prin caracterul temporar al obiectului derivat al contractului – dreptul de proprietate industrială asupra mărcii, presupus cunoscut şi luat în considerare de părţi la încheierea contractului de licenţă. 

1. Din punctul de vedere al întinderii folosinţei pe care şi-o rezervă licenţiatorul, distingem :

• Licenţa simplă (neexclusivă), prin care licenţiatorul păstrează dreptul de a folosi el însuşi marca şi de a autoriza şi alte licenţe. În lipsa unei prevederi exprese în contract, se prezumă licenţa simplă.
• Licenţa exclusivă, prin care licenţiatorul se angajează sa nu încheie şi alte licenţe asupra aceleiaşi mărci, pentru produsele şi pentru teritoriul pentru care s-a încheiat licenţa exclusivă.

Licenţa exclusivă absolută este o variantă a licenţei exclusive prin care licenţiatorul se angajează ca, pe perioada derulării contractului, să nu mai folosească nici măcar el însuşi marca pentru produsele şi pentru teritoriul la care se referă licenţa exclusivă.

Deoarece renunţările la drepturi nu se prezumă, caracterul absolut al licenţei exclusive trebuie prevăzut expres.

Contractul de licenţă exclusivă absolută nu trebuie confundat cu contractul de cesiune. După cum am arătat, contractul de cesiune transmite însuşi dreptul de proprietate industrială, pe când contractul de licenţă conferă numai un drept de folosinţă asupra mărcii. Această distincţie pare mai greu de sesizat în cazul contractului de cesiune exclusivă absolută prin care singura persoană îndreptăţită să folosească marca este beneficiarul licenţei pe când licenţiatorul pierde acest drept, întocmai ca şi cedentul.

Totuşi, între cesiune şi licenţa exclusivă absolută subzistă anumite diferenţe notabile. Astfel, numai licenţiatorul, iar nu şi cedentul, păstrează prerogativa dispoziţiei juridice (jus abutendi) asupra dreptului de proprietate industrială (şi este, desigur, titularul dreptului de creanţă privind redevenţele licenţei exclusive absolute). Apoi, prin intermediul contractului de licenţă exclusivă absolută, licenţiatorul păstrează un anumit control asupra calităţii produselor licenţiatului, pe când cedentul nu exercită niciodată un astfel de control asupra produselor cesionarului. De asemenea, cedentul poate introduce, fără restricţii, acţiunea în contrafacere pentru actele de încălcare a dreptului de folosire exclusivă a mărcii săvârşite de terţi după transferul acestui drept. Dimpotrivă, beneficiarul licenţei exclusive absolute poate introduce acţiunea în contrafacere numai dacă, după ce a notificat titularului mărcii actele de contrafacere de care a luat cunoştinţă, acesta nu a acţionat în termenul solicitat de licenţiat. În fine, licenţa, chiar şi exclusivă absolută, păstrează un caracter esenţialmente temporar, pe când cesiunea produce, de regulă, efecte nelimitate în timp.

 

1. Din punctul de vedere al scopului urmărit de părţi la încheierea contractului, licenţa poate fi cu titlu oneros, caz in care îi va fi aplicabil regimul juridic al contractului de locaţiune, sau cu titlu gratuit, ipoteză supusă reglementării aplicabile contractului de comodat. Licenţa cu titlu oneros este un contract consensual, sinalagmatic, comutativ şi cu executare succesivă.
2. După importanţa conferită de contractanţi calităţilor personale ale beneficiarului, licenţa poate avea sau nu caracter personal (intuitu personae).
3. a) Apreciem că în dreptul român, licenţa de marcă cu titlu oneros[78] nu are, în principiu, un caracter personal. Ne întemeiem această opinie pe dispoziţiile art. 1418 C. civ., din materia contractului de locaţiune. Potrivit acestui text, “Locatarul are dreptul de a subînchiria ori a subarenda şi de a ceda contractul său către altul, dacă o asemenea facultate nu i-a fost interzisă. Ea poate fi interzisă în tot ori în parte; această interzicere nu se prezumă, ci trebuie să rezulte din o stipulaţie specială.” În consecinţă, de regulă, beneficiarul unei licenţe poate sublicenţia dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel şi dacă prin aceasta nu depăşeşte limitele stabilite pentru dreptul său.[79] Raporturile dintre licenţiat şi sublicenţiat sunt guvernate de regulile aplicabile contractului de licenţă.

De asemenea, în lumina textului de lege citat anterior, beneficiarul licenţei poate să cedeze drepturile sale decurgând din contractul de licenţă (în special, dreptul de folosinţă). În acest din urmă caz, între licenţiatul-cedent şi cesionar sunt aplicabile regulile cesiunii de creanţă. Pe cale de consecinţă, cesiunea dreptului de folosinţă devine opozabilă licenţiatorului, cesionarilor subsecvenţi ai dreptului de folosinţă şi creditorilor chirografari ai licenţiatului-cedent numai prin notificarea adresată licenţiatorului, prin acceptarea din partea acestuia ori prin înscrierea cesiunii la Arhiva de Garanţii Reale Mobiliare.[80]

Înscrierea cesiunii dreptului de folosinţă în Registrul Naţional al Mărcilor îi conferă acesteia numai opozabilitate faţă de ceilalţi terţi (de exemplu, cei care folosesc marca fără drept). Raţiunea acestei soluţii, care nu este consacrată expres de Lege ori de Regulament, rezidă în aplicarea principiului simetriei cu privire la regulile cerute pentru opozabilitatea actelor juridice. Astfel, după cum vom vedea în cele ce urmează, un contract de licenţă este opozabil terţilor de bună-credinţă numai prin înscrierea sa în Registrul Naţional al Mărcilor. Schimbarea titularului drepturilor decurgând dintr-un contract înscris este, la rândul său, supusă înscrierii.[81]

În toate cazurile, licenţiatul cedent nu este liberat de obligaţiile sale faţă de licenţiator decât pe baza consimţământului expres al acestuia din urmă. În acest caz, obligaţiile beneficiarului vor face obiectul unei novaţii prin schimbare de debitor (delegaţie perfectă).[82]

1. b) Prin excepţie, contractul de licenţă de marcă poate avea caracter intuitu personae, atunci când dintr-o stipulaţie specială rezultă aceasta. Apreciem că, prin “stipulaţie specială”, în sensul art. 1418 alin 2 teza finală C. civ., nu trebuie să înţelegem neapărat o dispoziţie expresă, ci poate fi vorba şi de o clauză din care rezultă în mod neîndoielnic că persoana beneficiarului licenţei a fost determinantă pentru manifestarea consimţământului părţilor la încheierea contractului de licenţă.[83]

În orice caz, pentru evitarea oricărei îndoieli cu privire la permisiunea de a sublicenţia sau de a ceda dreptul de folosinţă rezultând pentru beneficiar din contractul de licenţă de marcă, este recomandabilă inserarea unei clauze exprese cu privire la acest aspect, însoţită, eventual, de o clauză penală prin care să se evalueze daunele-interese. Interdicţia de sublicenţiere sau cesiune poate fi obţinută, spre exemplu, prin condiţionarea încheierii acestor contracte de acordul prealabil scris al licenţiatorului. Interdicţia sublicenţei presupune a fortiori interdicţia cesiunii dreptului de folosinţă.

În ipoteza în care licenţiatul încalcă interdicţia de a sublicenţia/ceda dreptul de folosinţă asupra mărcii, licenţiatorul poate solicita fie executarea pe viitor (în natură sau prin echivalent) a contractului de către licenţiat, cu daune-interese pentru prejudiciul deja rezultat din neexecutare, fie rezilierea contractului de licenţă, însoţită, de asemenea, de obligarea licenţiatului la plata daunelor-interese.

Rezilierea contractului de licenţă atrage implicit desfiinţarea contractului de sublicenţă prin desfacerea titlului locatorului[84] (licenţiatul principal), sublicenţiatul putându-l obliga pe licenţiatul principal la plata daunelor-interese în temeiul obligaţiei acestuia din urmă de a-i garanta liniştita folosinţă a mărcii în limitele convenite (obligaţia de garanţie contra evicţiunii aplicabilă în materia contractului de locaţiune).

În cazul cesiunii dreptului de folosinţă, opinăm că licenţiatorul nu va putea cere rezilierea contractului direct împotriva cesionarului, întrucât nu acesta, ci licenţiatul cedent este debitorul obligaţiei contractuale încălcate (obligaţia de a nu ceda dreptul de folosinţă) în temeiul căreia se solicită rezilierea. Dacă acţiunea în rezilierea contractului a fost introdusă în contradictoriu cu licenţiatul cedent, prin efectul rezilierii, dreptul cedat încetează pentru viitor, cesionarul putându-se îndrepta împotriva cedentului în temeiul garanţiei contra evicţiunii specifică unui contract de vânzare-cumpărare.

Deşi, în lipsa unor raporturi contractuale directe, licenţiatorul nu se poate întoarce împotriva sublicenţiatului/cesionarului pe teren contractual, el păstrează în toate cazurile, în calitate de titular al mărcii, posibilitatea de a introduce o acţiune în contrafacere sau, dacă sublicenţiatul/cesionarul acţionează pe aceeaşi piaţă, o acţiune în concurenţă neloială. Sublicenţiatul/cesionarul se va putea apăra arătând că nu s-a aflat în culpă întrucât nu a putut cunoaşte interdicţia de sublicenţiere/cesiune şi, în consecinţă, a exploatat marca în temeiul unui contract valabil încheiat (adică fie contractul de sublicenţă, fie contractul de cesiune a dreptului de folosinţă). Pentru a putea neutraliza această apărare, licenţiatorul va trebui să facă dovada că pârâtul (sublicenţiatul ori cesionarul, după caz) a cunoscut sau ar fi putut şi ar fi trebuit să cunoască interdicţia. Această dovadă poate fi făcută cu orice mijloc de probă.[85] O asemenea probă ar putea fi adusă prezentându-se notificarea trimisă pârâtului prin care i s-a comunicat interdicţia şi i s-a solicitat să înceteze exploatarea mărcii. De asemenea, licenţiatorul ar putea să îl cheme în judecată şi pe sublicenţiat/cesionar, în procesul cu licenţiatul principal, pentru a-i face opozabilă hotărârea ce se va pronunţa în acest proces. Pentru toate actele de exploatare a mărcii ulterioare momentului la care a cunoscut interdicţia, sublicenţiatul sau cesionarul se află în culpă şi va răspunde în faţa titularului certificatului de înregistrare pentru contrafacere şi/sau concurenţă neloială.

 

4. Condiţii de validitate

 

• Capacitatea

1. În principiu, contractul de licenţă se încheie, în calitate de licenţiator, de către titularul mărcii. Dacă nu li s-a interzis expres de către titular, uzufructuarul şi licenţiatul cu titlu oneros pot fi licenţiatori, în limitele dreptului care li s-a conferit. Dimpotrivă, uzuarul sau licenţiatul cu titlu gratuit nu pot, în lipsa unei stipulaţii contrare, să acorde licenţe altor beneficiari.

            Titularul mărcii nu poate avea calitatea de licenţiat în privinţa propriei mărci decât dacă a dezmembrat în prealabil dreptul său constituind în favoarea unui alte persoane un drept de uzufruct sau dacă a conferit altuia o licenţă exclusivă absolută. În aceste ultime cazuri, uzufructuarul ori, după caz, licenţiatul exclusiv absolut pot acorda licenţe inclusiv titularului mărcii.

            Nu excludem posibilitatea ca un contract de licenţă să fie încheiat de un titular aparent al mărcii, cum ar fi, de pildă, moştenitorul aparent al titularului mărcii care a decedat ori cesionarul al cărui titlu a fost înscris în Registrul Naţional al Mărcilor şi este lovit de o cauză de nulitate ce nu poate fi cunoscută de către licenţiat. În aceste cazuri, dacă licenţiatul demonstrează eroarea comună şi invincibilă cu privire la calitatea licenţiatorului de titular al mărcii, atunci contractul de licenţă rămâne valabil, însă numai în limitele unui act de administrare.[86]

1. După cum am arătat mai sus, considerăm că un contract de licenţă poate fi un act de conservare, de administrare sau de dispoziţie, după caz.

1. Contractul de licenţă reprezintă un act de conservare atunci când prin încheierea sa se urmăreşte să se prevină pierderea dreptului asupra mărcii. Spre exemplu, în cazul unei mărci aflate în cotitularitate, dacă nici unul dintre cotitularii dreptului asupra mărcii nu exploatează marca în propria sa întreprindere, oricare dintre ei poate încheia un contract de licenţă neexclusivă cu un terţ pentru ca acesta să poată exploata marca, evitându-se astfel riscul de decădere din dreptul la marcă pentru lipsa folosirii efective a mărcii, în condiţiile art. 45 alin. 1 lit. a).
2. Contractul de licenţă reprezintă un act de administrare atunci când el este încheiat în vederea unei normale folosiri a dreptului la marcă. Este cazul licenţelor neexclusive. Desigur că, în cazul cotitularităţii, dacă un astfel de contract de licenţă se încheie în frauda intereselor cotitularilor care nu au participat la încheierea lui, conivenţa frauduloasă între cotitularul licenţiator şi beneficiarul licenţei va fi sancţionată prin constatarea nulităţii absolute a contractului de licenţă pentru cauză ilicită şi fraudă (fraus omnia corumpit).
3. Contractul de licenţă reprezintă un act de dispoziţie în cazul licenţelor exclusive În urma încheierii unui asemenea contract, titularul (sau, după caz cotitularii) dreptului la marcă renunţă la dreptul de a încheia ulterior alte contracte de licenţă pentru perioada şi produsele în legătură cu care a fost concedată licenţa exclusivă. Prin urmare, în cazul cotitularităţii mărcii, încheierea unui contract de licenţă exclusivă de către unul dintre cotitulari, i-ar pune şi pe ceilalţi cotitulari în imposibilitatea de a încheia alte contracte de licenţă, aducând astfel atingere exercitării de către aceştia a drepturilor lor. De aceea, contractul de licenţă exclusivă nu poate fi analizat ca act de administrare, ci numai ca act de dispoziţie.[87]

 

4.2. Condiţii de forma

Legea nu prevede condiţii speciale de forma cu privire la validitatea contractului de licenţă. Cu alte cuvinte, contractul este perfect valabil încheiat prin simplul acord de voinţă al parţilor. Ad probationem manifestarea de voinţa a parţilor trebuie sa îmbrace forma scrisa.

Exista in schimb anumite formalităţi de publicitate care condiţionează opozabilitatea fata de terţi a contractului de licentă. Astfel, potrivit art. 42 alin. 4 din lege, « Licenţele se înscriu  in Registrul Naţional al Mărcilor si se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala. Licenţa este opozabila terţilor de la data înscrierii acesteia. »

Cererea de înscriere trebuie sa cuprindă condiţiile prevăzute de regula 28 alin 1 si 2 din Regulament. In cazul in care cererea nu cuprinde toate menţiunile cerute, OSIM acorda solicitantului cererii un termen de trei luni pentru remedierea lipsurilor. Daca in acest termen lipsurile nu sunt remediate, OSIM decide respingerea cererii de înscriere.

De la data înscrierii, licenţa devine opozabila terţilor. Ca si in cazul cesiunii, terţii sunt cesionarii subsecvenţi, deţinătorii unei licenţe asupra mărcii transmise, precum si autorii oricăror acte de contrafacere.

5. Efecte. Ceea ce este definitoriu pentru licenţa de marca este faptul ca acest contract conferă beneficiarului dreptul de a folosi marca in limite determinate prin contract si sub controlul titularului mărcii. De aceea, in cazul cel mai frecvent, in care licenţa este cu titlu oneros, pe lângă prevederile speciale referitoare la contractul de licenţa de marca si in măsura in care nu contravin acestor prevederi, vor fi aplicabile regulile generale prevăzute de Codul civil in materia contractului de locaţiune.

Contractul de licenţă nu transfera însuşi dreptul de proprietate industriala, ca drept real ce poarta asupra unui bun incorporal. De aceea, de regula, « daca in contractul de licenţa nu este stipulat altfel, licenţiatul nu poate introduce in justiţie o acţiune in contrafacere far consimţământul titularului mărcii. » Prin excepţie, « Titularul unei licenţe exclusive poate introduce o acţiune in contrafacere, daca după ce a notificat titularului mărcii actele de contrafacere de care a luat cunoştinţă, acesta nu a acţionat in termenul solicitat de licenţiat. » In toate cazurile, « Când o acţiune in contrafacere a fost pornita de către titular, oricare dintre licenţiaţi poate sa intervină in proces, solicitând repararea prejudiciului cauzat prin  contrafacerea mărcii. » (art. 43 din Lege)

5.1. Obligaţiile licenţiatorului. - Dreptul conferit prin contractul de licenţa este dreptul de folosinţa temporara a mărcii, ca drept de creanţa corelativ obligaţiei licenţiatorului de a asigura folosinţa mărcii. Din aceasta obligaţie decurge îndatorirea licenţiatorului de a-l garanta pe licenţiat contra evicţiunii decurgând din fapta proprie, contra tulburărilor provenind din fapta terţilor si contra viciilor juridice ale certificatului de înregistrare.

Garanţia împotriva evicţiunii decurgând din fapta proprie se manifesta in reglementarea speciala a renunţării la marca in cazul in care aceasta face obiectul unui contract de licenţa (art. 44, alin. ultim din Lege si Regula 31 alin. 2 si 4 din Regulament) Desigur ca, deoarece renunţarea la marca antrenează imposibilitatea pentru licenţiat de a folosi marca potrivit contractului, licenţiatul se poate întoarce împotriva licenţiatorului pe baza obligaţiei acestuia de a-l garanta împotriva evicţiunii decurgând din fapta proprie. Aceeaşi soluţie se aplica si in cazul in care dreptul la marca încetează prin decădere (daca licenţa nu este exclusiva absolut) sau, in cazul licenţei cu termen care depăşeşte durata de valabilitate a certificatului de înregistrare, pentru ca licenţiatorul nu a efectuat formalităţile necesare pentru reînnoirea înregistrării mărcii.

Cât priveşte evicţiunea provenind din fapta terţilor, spre deosebire de dreptul comun, deoarece acţiunile posesorii ar fi ineficiente iar beneficiarul unei licenţe neexclusive nu poate introduce acţiunea in contrafacere, el poate pretinde despăgubiri de la titular daca a suferit prejudicii in urma actelor de contrafacere (tulburări de fapt) săvârşite de un terţ împotriva căruia titularul s-a abţinut sa acţioneze.

Cat priveşte garanţia contra viciilor juridice ale certificatului de înregistrare, atât in ipoteza anularii certificatului de înregistrare, cat si in aceea a decăderii titularului din drepturile conferite de marca, contractul de licenţa de marca va înceta prin desfiinţarea titlului licenţiatorului. Acesta din urma va putea fi chemat in judecata de licenţiat spre a fi obligat sa răspundă pentru viciile juridice ale certificatului de înregistrare.

5.2. Obligaţiile licenţiatului. - Principala obligaţie a licenţiatului este aceea de plata a redevenţelor. Acestea sunt stabilite in funcţie de durata contractului de licenţa (la fel ca in cazul contractului de locaţiune), indiferent daca plata se face dintr-o data (chiar si anticipat) sau in rate periodice si indiferent daca a fost stabilita intr-o suma fixa sau proporţional cu veniturile rezultând pentru licenţiat din comercializarea produselor sau serviciilor pe care se aplica  marca

Potrivit art. 42 alin. 3 din lege, "Pe durata contractului de licenţa de marca, licenţiatul este obligat:

1. sa folosească, pentru produsele cărora li se aplica marca, numai marca ce face obiectul contractului de licenţa, având totuşi libertatea de a aplica pe aceste produse semne indicând ca el este fabricantul acestora;
2. a pună menţiunea sub licenţa alături de marca aplicata pe produsele ce fac obiectul acesteia, conform contractului."

Corespunzător obligaţiei de a exploata obiectul licenţei cu diligenta unui bun proprietar, beneficiarul unei licenţe exclusive absolute este obligat a folosească efectiv marca, pentru produsele si serviciile  pentru care i-a fost licenţiata. Aceasta obligaţie exista pentru beneficiarul oricărui tip de licenţa daca remuneraţia titularului mărcii a fost stabilita in funcţie de cantitatea de produse sau servicii cărora le este aplicata marca.

De asemenea, ca manifestare a obligatei de a exploata marca uzând de diligenta unui bun proprietar, beneficiarul oricărui tip de licenţa are următoarele obligaţii:

• sa nu determine, prin acţiunea ori inacţiunea sa, degenerarea mărcii;
• sa nu determine, prin acţiunea sau inacţiunea sa, transformarea mărcii intr-o marca deceptivă.

Legat de aceasta ultima obligaţie, beneficiarul licenţei are obligaţia de a menţine calitatea produselor si serviciilor cărora le aplica marca la nivelul prevăzut in contract ori, daca in contract nu exista dispoziţii exprese in aceasta privinţa, la nivelul la care se situa aceasta calitate in momentul încheierii contractului de licenţa. Licenţiatorul este in drept sa controleze executarea acestei obligaţii pe parcursul derulării contractului.

In exercitarea folosinţei mărcii potrivit destinaţiei date de către titularul mărcii, beneficiarul nu poate folosi marca decât pentru produsele sau serviciile pentru care marca i-a fost licenţiata, in limitele teritoriului pentru care licenţa a fost acordata si cu obligaţia de a păstra nealterat aspectul mărcii.  

In fine, ca manifestare a obligaţiei de restituire a bunului din cadrul contractului de locaţiune, beneficiarul licenţei este obligat sa înceteze exploatarea mărcii la momentul încetării contractului de licenţa.

Aceste ultime trei obligaţii sunt prevăzute implicit de art.42 alin. 2 din Lege: "Titularul mărcii poate invoca drepturile conferite de marca împotriva licenţiatului care a încălcat clauzele contractului de licenţa, in ceea ce priveşte durata folosirii, aspectul mărcii si natura produselor sau a serviciilor pentru care licenţa a fost acordata, teritoriul pe care marca poate fi folosita, calitatea produselor fabricate sau a serviciilor furnizate de licenţiat sub marca pentru care s-a acordat licenţa."   In opinia noastră, acest text consacra o excepţie de la principiul non-cumulului intre răspunderea civila contractuala si răspunderea civila delictuala. Din formularea textului rezulta ca, in cazul nerespectării obligaţiilor cuprinse in enumerarea limitativa a textului, titularul mărcii are alegerea intre o acţiune contractuala fondata exclusiv pe încălcarea clauzelor contractului (sau dispoziţiilor legale supletive de voita) si o acţiune in contrafacere – care are natura juridica a unei acţiuni in răspundere civila delictuala speciala – întemeiata pe "drepturile conferite de marca".

In fine, prin aplicarea in mod corespunzător a dispoziţiilor art. 1433 din Codul civil la contractul de licenţa de marca, rezulta ca licenţiatul are obligaţia de a-l apăra pe licenţiator împotriva uzurpărilor. In temeiul acestei obligaţii, licenţiatul este ţinut sa-l înştiinţeze pe licenţiator nu numai cu privire la tulburările de drept provenite de la terţi, ci si despre actele de contrafacere săvârşite de aceştia, daca acele acte au ajuns la cunoştinţa licenţiatului.  

 

 

INCETAREA DREPTURILOR ASUPRA MARCILOR

 

Enumerare:

1. Expirarea termenului de valabilitate a certificatului de înregistrare
2. Renunţarea la marca
3. Decăderea
4. Anularea înregistrării mărcii

 

A.EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE A CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE

Potrivit art.29. alin.1, “Inregistrarea marcii produce efecte cu incepere  de la data depozitului national reglementar al marcii, pentru o perioada de 10 ani”. In ipoteza in care titularul marcii nu indeplineste procedura de reinnoire a inregistrarii marcii, dreptul exclusiv de exploatare asupra marcii se stinge.

Expirarea produce efecte numai pentru viitor, nu si pentru trecut.

De regula, titularul marcii depune la OSIM  cerere de reinnoire a inregistrarii marcii, cu plata taxei prevazute de lege.

B.RENUNTAREA LA MARCA

Art. 44 din lege si Regula nr. 31 din Regulament

Renuntarea poate fi totala ( pentru toate produsele sau serviciile pentru care marca a fost inregistrata) ori partiala (pentru o parte din aceste produse sau servicii). Produce efecte doar pentru viitor, determinand incetarea totala sau partiala a dreptului exclusiv de exploatare.

Renuntarea este un act unilateral de vointa, deci irevocabil (poate fi anulata doar daca se dovedeste existenta viciilor de consimtamant la momentul renuntarii). Se realizeaza prin declaratie scrisa la OSIM (act sub semnatura privata, dar - dandu-se in fata OSIM - devine, astfel, act autentic, in sensul art.1171 C.civ; evident, cu atat mai mult poate fi si act notarial).

OSIM va da o hotarare de admitere sau de respingere a inscrierii renuntarii la marca in Registrul National al Marcilor.Hotararea de admiterea se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala – Sectiunea Marci.

Conform art.44 alin. 2, drepturile asupra marcii se sting, cu privire la produsele si serviciile la care marca se refera, la data inscrierii renuntarii in Registrul National al Marcilor.

Situatii speciale:

a).Situatia in care marca a facut obiectul unui contract de licenta(art.44 alin. ultim si Regula 31 alin. 2 si 4). In aceasta ipoteza renuntarea la marca va fi inscrisa in Registrul National al Marcilor numai daca titularul marcii probeaza ca a notificat licentiatului despre intentia sa de a renunta la marca.

Regulamentul distinge doua ipoteze:

a1)Titularul prezinta la OSIM dovezi privind acordul licentiatului, caz in care renuntarea va fi de indata inregistrata;

a2)Titularul prezinta la OSIM un document din care rezulta ca titularul l-a notificat pe licentiat despre intentia sa de renuntare, ipoteza in care renuntarea va fi inscrisa numai dupa un termen de de 3 luni de la data prezentarii respectivului document.

In ambele ipoteze, daca titularul nu face dovada informarii licentiatului, OSIM ii poate acorda un termen de 3 luni pentru remedierea acestor lipsuri; daca lipsurile nu sunt remediate in termenul acordat, OSIM decide respingerea inscrierii renuntarii la marca.

b). Situatia in care marca face obiectul unui drept real (de exemplu dreptul de gaj, Regula 31 alin.3 si 4). Declaratia titularului de renuntare la marca va fi insotita de dovezi privind acordul titularului dreptului real cu privire la renuntarea la marca. Si in acest caz, OSIM poate acorda titularului marcii un termen de 3 luni pentru obtinerea acordului.; in caz contrar, OSIM decide respingerea inscrierii renuntarii la marca.

C.DECADEREA

Art. 45-47, 50 alin.1 si 29 alin. ultim din lege si Regula 32 din Regulament

Precizari prealabile:

• La cererea unei persoane interesate (nu din oficiu);
• In tot cursul duratei de protectie a marcii;
• Competenta materiala speciala apartine Tribunalului Bucuresti (cu apel la Curtea de Apel Bucuresti si recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie);
• Decaderea are natura juridica a unei sanctiuni aplicabile titularului marcii.

Situatii in care poate interveni decaderea:

1. Fara motive justificate, marca nu a facut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul Romaniei intr-o perioada neintrerupta de 5 ani, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost inregistrata.

Constituie o sanctiune pentru incalcarea obligatiei de folosire a marcii si are menirea sa evite aparitia asa-numitelor “marci de blocaj”, adica a acelor marci care nu se inregistreaza cu scopul de a fi folosite, ci pentru a impiedica pe potentialii concurenti sa-si aproprie marca respectiva.

Este asimilata folosirii efective a marcii:

• folosirea marcii de catre un tert, cu consimtamantul titularului acesteia ( ca, de pilda, in cazul contractului de licenta de marca);
• folosirea marcii sub o forma care difera de aceea  inregistrata prin anumite elemente ce  nu altereaza caracterul distinctiv al acesteia;
• aplicarea marcii pe produse sau pe ambalaje exclusiv in vederea exportului.

2. Dupa data inregistrarii, marca a devenit, ca urmare a actiunii sau inactiunii titularului, uzuala in comertul cu un produs sau un serviciu pentru care a fost inregistrata.

Marca uzuala – aceea care a dobandit o intrebuintare comuna si generalizata pentru desemnarea produselor respective.

A se vedea “Problema degenerarii marcilor de mare renume formate din denumiri” .

3. Dupa data inregistrarii marcii si ca urmare a folosirii de catre titular, marca a devenit susceptibila de a induce publicul in eroare, in special cu privire la natura, calitatea sau provenienta geografica a produselor sau serviciilor pentru care a fost inregistrata.

Legiuitorul a urmarit atat sanctionarea titularului marcii, cat si protectia consumatorilor.

4. Marca a fost inregistrata de o persoana care nu avea calitatea de solicitant (in acceptiunea art.3 lit.g din lege), adica nu era persoana fizica sau juridica in numele careia cererea a fost depusa.
5. Daca titularul marcii nu a platit taxa pentru cererea de reinnoire a inregistrarii marcii in termen de cel mult 6 luni de la expirarea duratei de protectie a inregistrarii anterioare (art.29 alin. 5 si 6 din lege). In acest caz, decaderea este decisa de catre OSIM, iar nu de catre Tribunalul Bucuresti.

 Decaderea din drepturile conferite de marca – decisa de Tribunalul Bucuresti -produce efecte de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti si numai pentru viitor (nu si pentru trecut).

De asemenea, decaderea poate fi totala sau partiala (atunci cand un motiv de decadere exista numai pentru o parte a produselor sau a serviciilor pentru care marca a fost inregistrata, decaderea va produce efecte numai cu privire la acele produse sau servicii).

Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care titularul a fost decazut din dreptul la marca se va comunica la OSIM de catre persoana interesata, iar OSIM va publica hotararea in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala si va face mentiune despre aceasta in Registrul National al Marcilor.

D. ANULAREA INREGISTRARII MARCII

            Art.48-50 din lege si Regula 32 din Regulament

            Precizari prealabile:

• La cererea unei persoane interesate (nu din oficiu);
• In termenul de prescriptie de 5 ani care curge de la data inregistrarii marcii (exceptie face ipoteza de la art.48 lit.c “ inregistrarea marcii a fost solicitata cu rea-credinta”, situatie in care actiunea poate fi introdusa oricand in perioada de protectie a marci);
• Competenta materiala speciala apartine Tribunalului Bucuresti (cu apel la Curtea de Apel Bucuresti si recurs la Înalta Curte de Casatie si Justitie);
• Produce efecte retroactive, totdeauna;
• Nulitatea poate fi totala sau partiala (in acest din urma caz, atunci cand un motiv de nulitate xista numai pentru o parte a produselor sau serviciilor pentru care marca a fost inregistrata, nulitatea va produce efecte numai cu privire la acele produse sau servicii).

Situatii in care poate interveni anularea inregistrarii marcii:

1.Inregistrarea marcii s-a facut cu nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la conditiile de fond ale obiectului (art.5 si 6 din lege).

Anularea inregistrarii marcii nu poate fi ceruta pentru motivul existentei unui conflict cu o marca anterioara daca aceasta marca anterioara se afla in vreuna dintre situatiile pentru care se poate solicita decaderea titularului din drepturile conferite de marca.

De asemenea, titularul unei marci anterioare, care cu stiiinta a tolerat intr-o perioada neintrerupta de 5 ani folosirea unei marci posterior inregistrate, nu poate sa ceara anularea si nici sa se opuna folosirii marcii posterioare pentru produsele si serviciile pentru care aceasta marca posterioara a fost folosita, in afara de cazul in care inregistrarea marcii posterioare a fost ceruta cu rea-credinta. In acelasi timp insa, nici titularul marcii posterior inregistrate nu poate sa se opuna folosirii marcii anterior inregistrate, cele doua marci urmand sa fie folosite in paralel.

2.Inregistrarea marcii a fost solicitata cu rea-credinta

In jurisprudenta s-a considerat ca fiind efectuat cu rea-credinta si deci, nul, depozitul unei marci(‘Safeway”) apartinand filialei din RFG a unei societati americane, fara autorizarea acesteia si, in cunostinta de  cauza, de catre un fost salariat al filialei canadiene a aceleiasi societati.

Tot astfel, Curtea de Justitie a Beneluxului a anulat inregistrarea unei marci pentru ca depunatorul “nu putea crede, in mod rational, in validitatea depozitului sau”. Speta privea coliziunea dintre o serie de marci ale firmei S.A. Preval (depuse in anul 1975), in a caror compunere intra denumirea “La Vache Bleu”, marca anterior inregistrata in anul 1966 de catre o alta firma.

3. Inregistrarea marcii aduce atingere unor drepturi anterior dobandite cu privire la o indicatie geografica portejata, un desen sau un model industrial protejat sau alt drept de proprietate industriala protejat ori cu privire la un drept de autor.

In aceasta ipoteza, reclamantul va trebui sa faca dovada ca este titularul dreptului pe care il invoca.

In toate cele trei situatii in care poate interveni anularea inregistrarii marcii, hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care inregistrarea marcii a fost anulata  se va comunica la OSIM  de catre persoana interesata. OSIM va publica hotararea in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala si va radia marca din Registrul National al Marcilor.

In litigiile avand ca obiect anularea inregistrarii marcii vor figura ca parati atat titularul marcii a carei anulare se solicita, cat si OSIM.

                 

APARAREA DREPTURILOR PRIVITOARE LA MARCI

 

Enumerare:

1. Apararea prin contestatie administrativa
2. Apararea prin actiuni penale
3. Apararea prin actiuni civile

 

A.APARAREA PRIN CONTESTATIE ADMINISTRATIVA

Art.80-81 din lege si Regulile 42, 45, 46 si 47 din Regulament.

Deciziile OSIM privind cererea de inregistrare a unei marci, modificarea acesteia sau a inregistrarii marcii, modificarea numelui sau a adresei titularului sau a mandatarului, reinnoirea inregistrarii, transmiterea drepturilor asupra marcilor, radierea sau modificarea inregistrarii licentelor sau a altor drepturi, inscrierea renuntarii la o marca si orice decizii cu privire la cereri de inregistrare sau la marci inregistrate pot fi contestate la OSIM  de catre solicitantul inregistrarii sau, dupa  caz, de catre titularul marcii ori de catre persoanele interesate.

Contestatiile se pot introduce in termen de trei luni de la comunicare sau, dupa caz, de la publicarea acestora si vor fi solutionate de catre o comisie de reexaminare din cadrul OSIM.

Comisia de reexaminare este formata din presedinte si doi membrii.

Presedintele comisiei de reexaminare va fi directorul general al OSIM sau imputernicitul acestuia; membrii vor fi un examinator din cadrul Serviciului marci, care nu a luat decizia contestata, si un consilier juridic.

Comisia va putea lua una din urmatoarele hotarari:

a.admiterea contestatiei, dispunand desfiintarea sau modificarea deciziei OSIM;

b.respingerea contestatiei si mentinerea deciziei OSIM.

Hotararea comisiei de reexaminare, motivata, se comunica partilor in termen de 15 zile de la pronuntare si poate fi atacata cu apel la Tribunalul Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare.

In termen de 15 zile de la comunicare, deciziile Tribunalului Bucuresti pot fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti, decizia  Curtii fiind irevocabila.

La cererea instantei judecatoresti OSIM este obligat sa inainteze acesteia actele, documentele si informatiile necesare judecarii cauzei cu care a fost investita.

 

B.APARAREA PRIN ACTIUNI PENALE

Titularul certificatului de inregistrare precum si alte persoane interesate in apararea dreptului de exploatare exclusiva au la indemana posibilitatea sesizarii organelor de urmarire penala in legatura cu urmatoarele infractiuni:

1.infractiunea de contrafacere (art.83 si 84 din lege).

2.infractiunea de concurenta neloiala (art.86din Legea nr.84/1998, art.5 alin.1 lit.a din Legea nr.11/1991 privind concurenta neloiala).

 

B1 Infractiunea de contrafacere

Art.83 alin.1  lit.a) si b):”...”

Art.83 alin.2, 3 si 4”...”

Art.84 alin.1 si 2:”...”

      B.2. Infractiunea de concurenta neloiala

      Art. 86 alin.1 si 2 “...”.

Potrivit Regulii 44 din Regulament, sunt, in mod special, considerate acte de concurenta neloiala in sensul art.86 din lege si sunt interzise:

a.orice fapte de natura sa creeze o confuzie cu intreprinderea, cu produsele sau cu activitatea industriala sau comerciala a unui concurent;

1. afirmatiile false in exercitarea comerctului, de natura sa discrediteze intreprinderea, produsele sau activitatea industriala ori comerciala a unui concurent;

c.indicatiile sau afirmatiile a caror utilizare, in exercitarea comertului, poate sa induca in eroare publicul cu privire la natura, la modul de fabricatie sau la caracteristicile marfurilor.

Potrivit art.5 alin.1 lit.a din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale(astfel cum a fost modificata prin Legea nr.298/7.06.2001), “Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei : a)folosirea unei [...] marci [...] sau a unui ambalaj de natura sa produca confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant “. Art. 5 alin.1 lit.g din aceeasi lege incrimineaza si “producerea in orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea spre vanzare sau vanzarea unor marfuri/servicii purtand mentiuni false privind [...] marcile [...] in scopul de a induce in eroare pe ceilalti comercianti si pe beneficiari”.

De asemenea, art.8 din Legea nr.11/1991 dispune ca “Actiunea penala in cazurile prevazute la art.5 se pune in miscare la plangerea partii vatamate ori la sesizarea camerei de comert si industrie teritoriale sau a altei organizatii profesionale ori la sesizarea persoanelor imputernicite de Oficiul Concurentei”, largind astfel cercul persoanelor care pot introduce plangere penala prealabila.

C.APARAREA PRIN ACTIUNI CIVILE

Enumerare:

1.Actiunea in anularea inregistrarii marcii;

2. Actiunea in contrafacere;
3. Actiunea in concurenta neloiala.

C1. Actiunea in anularea inregistrarii marcii

A se vedea supra IX “ Anularea inregistrarii marcii” ca mod de incetare a drepturilor nascute in legatura cu marca.

C2 Actiunea in contrafacere

Potrivit art.85 “...”

Art.87 “...”

Art.88 “...”

Art.43 “...”

In doctrina se arata ca se doesebesc doua forme de contrafacere:

1. contrafacerea in inteles restrans;
2. imitarea frauduloasa a marcii altuia.

1. Contrafacerea (in inteles restrans) este, in general, o reproducere servila sau brutala a marcii altuia.

Jurisprudenta din diferite tari a considerat adesea drept contrafacere si o reproducere incompleta (partiala) si neservila, cu conditia de a purta asupra elementelor esentiale sau caracteristice ale marcii.

Astfel, s-a considerat ca adaugarea sau suprimarea unei litere, a unei cifre, a unui sufix sau prefix este irelevanta, nefiind de natura a inlatura invinuirea de contrafacere. De exemplu: “Lavor” si “Lavo”; “La  Tasse” si “La Tasse d’or”;  “Aux Galeries Lafayette” si “Aux Galeries Lafayette de Laval”.

Analiza jurisprudentei din diferite tari ne permite sa degajam mai multe reguli  pe care instantele le aplica pentru a conchide la existenta contrafacerii:

a.Contrafacerea se apreciaza in functie de asemanari, si nu de deosebiri;

b.Existenta contrafacerii depinde de existenta unui risc de confuzie. In aprecierea acestuia se tine seama de reactia consumatorului mijlociu.

c.In materie de contrafacere nu este necesara dovada relei –credinte.

d.Nu este necesar sa se fi produs confuzia creata prin contrafacere. Este suficient ca ea sa fie posibila.

2.Imitarea frauduloasa a marcii altuia.

In timp ce contrafacerea stricto sensu  este o uzurpare directa si fatisa, imitarea este  o contrafacere deghizata si spre deosebire de autorul celei dintai care urmareste sa reproduca exact marca altuia, imitatorul reproduce numai trasaturile esentiale, izbitoare, sperand, cu ajutorul asemanarii de ansamblu, sa induca in eroare pe consumatori, iar cu ajutorul deosebirilor, sa se sustraga represiunii.

In practica administrativa si judecatoreasca din diverse tari au fost numeroase situatii in care organele abilitate au retinut ca ne aflam in prezenta unei imitari frauduloase a marcilor. Astfel, s-a retinut ca exista imitare in cazul urmatoarelor marci:”Dideron” si “Dicton”, “Gantiss” si  “Gantex”, “Maxima “ si “Maxibas”, “Selectra “-“Selecto”, “Fango”-“Fanta”, “Neteco” –“Tenneco”, “Dulmil”-“Duxil”, “Frutsi”-“Frucci”, “Sipramil”-Sipralem”, “Libertinou”- “Le libertin”, “Montigny” si “Montana”, “Kiss” si “Sunkist”, “Lais” si “Lois”,”Nutrilite” si “Nutrilight”, “Fixa” si “Fixette”, “Suproe” si “Ducros”,”Valgorge” si “Valda”, “Vivian” si “Evian”, Everlax si “Relax”, “Estinel” si “Listel”, “Elnett” si “Bel Net”.

De asemenea ,de-a lungul timpului au fost pronuntate si alte decizii care au retinut imitarea frauduloasa a marcilor.De exemplu “Cocolive” a imitat “Palmolive”;”Detensyl” a imitat “Eutensyl”; “Fluid” a imitat “Flit”; “Kalsol” a imitat “Clonzol”; “Calormot” a imitat “Calor”.

Reproducem in continuare si cateva decizii judecatoresti extrem de reprezentative pentru materia pe care o analizam:

a.”Sunlake” a reprezentat o imitare a marcii “Sunsilk”. Intr-unul din considerentele acestei hotarari (pronuntata de Tribunalul de comert din Bruxelles la 30.06.1972) se arata ca sunetul “sun” stabileste , incontestabil, mai ales ca se afla la inceputul cuvantului, o asemanare intre cele doua marci, de natura a crea confuzie in spiritul cumparatorilor de atentie mijlocie (A se vedea Y.Eminescu, Regimul juridic al marcilor,Bucuresti, Ed.Lumina Lex,1996 , p.201).

b.In decizia din 1961 a Tribunalului de prima instanta din Marrakech(Maroc), s-a aratat in mod convingator , ca “Exista imitatie frauduloasa a unei marci cand, din cauza analogiilor si asemanarilor, este posibila o confuzie de natura sa insele pe cumparator cu privire la provenienta produselor similare. Aceasta imitatie frauduloasa este caracterizata de lege prin aceea ca o confuzie este posibila si cand analogiile si asemanarile se refera fie la marca in intregime, fie numai la unele dintre elementele ei constitutive.Intre cuvintele “Sapol” si “Saptol” asemanarea fonetica este foarte puternica .Asemanarea ortografica si caligrafica a celor doua cuvinte adoptate  ca marci , este de asemenea evidenta, prima fiind  obtinuta numai prin suprimarea literei “t” din cea de-a doua . In consecinta marca “Sapol” constituie o contrafacere a marcii “Saptol”

c.Intr-o decizie a Tribunalului de comert al cantonului Berna (Elvetia) din 23.03.1965, s-a retinut ca:  ”O marca noua nu e valabila  daca, fiind destinata sa distinga produse similare , nu se deosebeste de o marca anterioara prin caracteristici importante si daca, luata in ansamblul ei, aceasta marca poate fi confundata cu marca anterioara.Exista riscul ca marca mai noua “Omava” sa fie confundata cu marca mai veche “Omega”, care, incontestabil are prioritate , ambele fiind inregistrate pentru ceasuri. Din punct de vedere vizual , cele doua marci se aseamana.Fiecare dintre ele este compusa din 5 litere si 3 silabe, avand aceeasi silaba initiala si aceeasi terminala. Din acest punct de vedere marcile pot fi confundate. Tot astfel si efectul auditiv , care mai cu seama ramane in memoria cumparatorului. Trebuie sa tina seama si de faptul ca cele doua marci asemanatoare nu sunt prezentate in acelasi timp cumparatorilor , care, apreciind o marca sunt condusi de impresia care le-a ramas in memorie.Nu are importanta faptul ca la o comparatie meticuloasa a marcilor, a amanuntelor lor, se pot descoperi particularitati, deoarece cumparatorii nu vad aceste detalii sau nu le pastreaza in memorie . Trebuie deci sa se porneasca de la elementele comune si sa se aprecieze daca, cu toate diferentele constatate , ele sunt de natura sau nu sa induca in eroare pe cumparator”.

Ca o concluzie, ceea ce este hotarator in aprecierea imitarii frauduloase este impresia de ansamblu, de unde regula ca instanta trebuie sa procedeze la o apreciere sintetica, si nu analitica a marcilor in prezenta.

C3.Actiunea in concurenta neloiala

Distinctia dintre actiunea in contrafacere si actiunea in concurenta neloiala: prima implica incalcarea unui drept (dreptul de exploatare exclusiva), iar cea de-a doua presupune incalcarea unei obligatii (obligatia de comportare onesta, cu buna-credinta in raporturile comerciale).

Persoana care savarseste un act de concurenta neloiala va fi obligata sa inceteze sau sa inlature actul, sa restituie documentele confidentiale insusite in mod ilicit de la detinatorul lor legitim si, dupa caz, sa plateasca despagubiri pentru daunele pricinuite, conform legislatiei in vigoare.

Daca vreuna dintre faptele prevazute de art.4 sau art.5 cauzeaza daune patrimoniale sau morale, cel prejudiciat este in drept sa se adreseze instantei competente cu actiunea in raspundere civila corespunzatoare.

      Daca fapta prevazuta de aceasta lege a fost savarsita de un salariat in cursul exercitarii atributiilor sale de serviciu, comerciantul va raspunde solidar cu salariatul pentru pagubele pricinuite, afara de cazul in care va putea dovedi ca, potrivit uzantelor, nu era in masura sa previna comiterea faptei

      Persoanele care au creat impreuna prejudiciul raspund solidar pentru actele sau faptele de concurenta neloiala savarsite.

      Pentru luarea unei masuri ce nu sufera amanare se pot aplica dispozitiile art.581si art.582 din C.proc.civ.

Prin hotararea data asupra fondului instanta poate dispune ca marfurile sechestrate sa fie vandute, dupa distrugerea falselor mentiunui.

      Din suma obtinuta in urma vanzarii se vor acoperi mai intai despagubirile acordate.

Odata cu condamnarea ori obligarea la incetarea faptei ilicite sau repararea daunei, instanta poate obliga la publicarea hotatarii, in presa, pe cheltuiala faptuitorului.

Dreptul la actiunea in concurenta neloiala  se prescrie in termen de 1 an de la data la care pagubitul a cunoscut sau ar fi trebui sa cunoasca dauna si pe cel care a cauzat-o, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data savarsirii faptei.

 

 

 

 

 

 

 

[1] Art. 9 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice prevede că: ”Dreptul la marcă aparţine persoanei fizice sau juridice care a dispus prima, în condiţiile legii, cererea de înregistrare a mărcii”

[2] Art. 9-11 din Legea nr. 84/1998.

[3] Art. 36 din Legea nr. 84/1998.

[4] Art. 35 din Legea nr. 84/1998.

[5] Art. 85 coroborat cu art. 83 alin. (2) şi cu art. 35 alin. (2) din Legea nr. 84/1998.

[6] Pentru detalii asupra cesiunii de creanţă, a se vedea C. Bîrsan, în C. Stătescu, C. Bîrsan, Tratat de drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura All, Bucureşti,  1992, p. 324-327.

[7] Dreptul de prioritate al titularului mărcii este posibilitatea sa juridică de a se opune înregistrării ulterioare de către o altă persoană a unei mărci identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare. Deşi se naşte la data constituirii depozitului  naţional reglementar al mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (în continuare, OSIM), dreptul de prioritate se consolidează numai prin eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii. Certificatul de înregistrare conferă dreptul exclusiv de exploatare a mărcii pentru o perioadă de 10 ani, cu începere de la aceeaşi dată a constituirii depozitului naţional reglementar. Dreptul de prioritate apare astfel ca un mijloc de apărare a dreptului exclusiv asupra mărcii în raport cu orice terţ care ar pretinde ulterior înregistrarea unei mărci identice sau similare.

[8] Pentru un raţionament similar în materia invenţiilor, a se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Drept de proprietate industrială. Introducere în dreptul de proprietate industrială. Invenţia. Inovaţia, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Bucureşti, 1987, p. 140-141 şi 187-188.

[9] A se vedea A. Chavanne, J.-J. Bust, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, Paris, 1998, p.652.

[10] Pentru detalii asupra evoluţiei concepţiilor în legătură cu transmisibilitatea mărcii, a se vedea Y. Eminescu, Regimul juridic al mărcilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996, p. 153-158.

[11] F. Porescu, V. Longhin, P. Demetrescu, Legea mărcilor de fabrică şi de comerţ. Convenţiile diplomatice şi internaţionale. Comentar şi jurisprudenţă, Editura Eminescu S. A., p. 45-46.

[12] Pentru amănunte, a se vedea E. Holban, S. Marinescu, Legea mărcilor de fabrică, de comerţ şi de serviciu. Texte comentate, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972, p. 202-204; Y. Eminescu, op. cit., p. 154.

[13] Avem în vedere situaţia în care o marcă a fost înregistrată pentru mai multe clase de produse sau servicii (de exemplu, pentru clasa 3 – detergenţi, respectiv pentru clasa 32 – sucuri de fructe) şi se cesionează numai dreptul de folosire exclusivă a mărcii cu privire la o parte din aceste clase de produse sau servicii (de exemplu, doar pentru clasa 3 – detergenţi). Titularul mărcii înregistrate pentru cele două clase poate de asemenea să cedeze marca pentru clasa 32 unui cesionar, iar pentru clasa 3 unui alt cesionar. În acest caz, contractul se analizează ca o dublă cesiune parţială.

[14] O altă interpretare a art. 40 alin. 4 ar contraveni nu numai principiului potrivit căruia normele sancţionatorii, inclusiv acelea care instituie nulităţi, sunt de strictă interpretare, dar ar lipsi de orice aplicabilitate art. 7 . S-ar încălca astfel şi regula de interpretare potrivit cu care norma juridică trebuie interpretată în sensul în care să se aplice, iar nu în sensul înlăturării aplicării ei (actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat). Pentru corelaţia dintre art. 40 alin. 4 şi art. 7, a se vedea infra, nr. 4.2.

[15] Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 833/1998. Acest act normativ va fi citat în continuare “Regulamentul”.

[16] Pentru detalii cu privire la regimul juridic al coproprietăţii, a se vedea C. Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura All Beck, Bucureşti, 2001, p. 168 şi urm; I. Adam, Drept civil. Drepturile reale, Editura All Beck, Bucureşti, 2002, p. 447 şi urm.; E. Chelaru, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Editura All Beck, Bucureşti, 2000, p. 11 şi urm.;  L. Pop, Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996, p. 159 şi urm.

[17] Acţiunea în contrafacere este un mijloc specific de apărare a dreptului exclusiv asupra mărcii. Prin intermediul acestei acţiuni, titularul dreptului asupra mărcii urmăreşte, în principal, obligarea teţului pârât să înceteze actele de folosire a unei mărci identice sau similare, săvârşite fără consimţământul titularului. Prin urmare, temeiul acţiunii în contrafacere este că pârâtul nu poate folosi marca fără consimţământul reclamantului. Or, acest temei este pe deplin valabil chiar dacă reclamantul deţine numai o cotă-parte din dreptul la marcă, iar nu totalitatea acestui drept. De aceea apreciem că acţiunea în contrafacere va putea fi introdusă de oricare dintre cotitulari singur, chiar dacă pe calea acestei acţiuni el nu va putea cere despăgubiri civile decât pentru prejudiciul pe care l-a suferit personal, iar nu pentru ansamblul prejudiciului decurgând din încălcarea dreptului exclusiv de exploatare pe care îl deţine împreună cu ceilalalţi cotitulari.

[18] Această acţiune poate fi introdusă de orice persoană interesată şi reprezintă un act de conservare a dreptului la marcă întrucât introducerea sa permite înlăturarea unui drept concurent şi întrerupe termenul de prescripţie de cinci ani aplicabil, de regulă, unei asemenea acţiuni. 

[19] Considerăm că un contract de licenţă poate fi un act de conservare, de administrare sau de dispoziţie, după caz.

1. Contractul de licenţă reprezintă un act de conservare atunci când prin încheierea sa se urmăreşte să se prevină pierderea dreptului asupra mărcii. Spre exemplu, dacă nici unul dintre cotitularii dreptului asupra mărcii nu exploatează marca în propria sa întreprindere, oricare dintre ei poate încheia un contract de licenţă neexclusivă cu un terţ pentru ca acesta să poată exploata marca, evitându-se astfel riscul de decădere din dreptul la marcă pentru lipsa folosirii efective a mărcii, în condiţiile art. 45 alin. 1 lit. a).
2. Contractul de licenţă reprezintă un act de administrare atunci când el este încheiat în vederea unei normale folosiri a dreptului la marcă. Este cazul licenţelor neexclusive. Desigur că, în cazul în care un astfel de contract de licenţă se încheie în frauda intereselor cotitularilor care nu au participat la încheierea lui, conivenţa frauduloasă între cotitularul licenţiator şi beneficiarul licenţei va fi sancţionată prin constatarea nulităţii absolute a contractului de licenţă pentru cauză ilicită şi fraudă (fraus omnia corumpit).
3. Contractul de licenţă reprezintă un act de dispoziţie în cazul licenţelor exclusive În urma încheierii unui asemenea contract, titularul (sau, după caz cotitularii) dreptului la marcă renunţă la dreptul de a încheia ulterior alte contracte de licenţă pentru perioada şi produsele în legătură cu care a fost concedată licenţa exclusivă. Prin urmare, încheierea unui contract de licenţă exclusivă de către unul dintre cotitulari, i-ar pune şi pe ceilalţi cotitulari în imposibilitatea de a încheia alte contracte de licenţă, aducând astfel atingere exercitării de către aceştia a drepturilor lor. De aceea, contractul de licenţă exclusivă nu poate fi analizat ca act de administrare, ci numai ca act de dispoziţie.

[20] Avem în vedere cesiunea dreptului asupra mărcii, în ansamblul său. Dimpotrivă, cotitularul poate înstrăina cota parte din drept pe care o deţine, fără consimţământul celorlalţi cotitulari, întrucât asupra acestei cote el are un drept de proprietate exclusiv. În ipoteza în care unul dintre cotitulari renunţă la dreptul la marcă potrivit art. 44 din lege, apreciem că ceilalţi cotitulari vor avea un “drept de adăugire”, cota renunţătorului fiind distribuită între aceştia în proporţie cu cota pe care ei o deţineau anterior renunţării. În consecinţă, după părerea noastră, nu este necesar ca renunţarea la dreptul asupra mărcii de către unul dintre cotitulari să fie notificată beneficiarului licenţei, întrucât în dreptul comun (art. 44 alin. 3) această notificare are rolul de a-l avertiza pe beneficiarul licenţei în legătură cu potenţiala stingere a dreptului exclusiv asupra mărcii şi să îi permită ca, în cel mai scurt timp după renunţare, să poată înregistra marca pe numele său. Or, nici una dintre aceste raţiuni nu se regăseşte în cazul renunţării la dreptul asupra mărcii de către unul dintre cotitulari, întrucât aceasta nu are drept efect stingerea dreptului asupra mărcii, ci numai stingerea dreptului asupra cotei-părţi deţinute de cotitularul în cauză.

[21] Pentru detalii referitoare la proprietatea periodică, a se vedea C. Bîrsan, op. cit., p. 194 şi urm.

[22] Prin contract, cedentul va putea interzice cesionarului concedarea unor licenţe. În cazul în care cesionarul încalcă această obligaţie contractuală şi încheie un contract de licenţă, această licenţă nu va putea fi opusă cedentului, întrucât interdicţia de a licenţia a devenit opozabilă beneficiarului licenţei din momentul înscrierii contractului de cesiune la OSIM.

[23] A se vedea supra, punctul 1.2.

[24] Avem în vedere ipoteza cea mai frecvent întâlnită în practică, ipoteză în care marca este folosită ca semn distinctiv al unei activităţi comerciale în sensul Codului Comercial. Cu toate acestea, marca poate fi înregistrată şi folosită ca semn distinctiv şi de unele subiecte de drept care nu desfăşoară activităţi comerciale (asociaţii, fundaţii, partide politice, ministere etc). De aceea, considerăm că este criticabilă formularea art. 35 alin. 2, care pare a restrânge exclusivitatea de care beneficiază titularul dreptului asupra mărcii doar la domeniul activităţii comerciale: “ Titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul titularului ...”

[25] “În virtutea principiului că accesoriul urmează soarta principalului, cesiunea unui fond de comerţ atrage de la sine şi pe aceea a mărcilor care intră în compunerea lui, cu excepţia cazului când părţile au stipulat contrariul. Faptul că în contractul de cesiune nu s-a spus nimic despre marca ce făcea parte din fondul de comerţ cedat, nu poate fi interpretat decât în sensul unei cesiuni totale, mai ales când în contract se prevede obligaţia pentru cedent de a nu face nici o concureţă cesionarilor, în orice loc s-ar afla.” (Curtea din Bourges, decizia din 5 februarie 1935, în Annales de la propriété industrielle, 1936, p. 291, apud B. Scondăcescu, D. Popovici, Mărcile de fabrică şi de comerţ, Bucureşti, 1938, p. 73, speţa nr. 11).

“O marcă exploatată numai în interesul unui fond de comerţ constituie un element al acestuia. Donaţia fondului de comerţ cuprinde şi donaţia mărcii, care formează unul dintre elementele sale, când din împrejurările cauzei rezultă că părţile nu au înţeles să separe marca de fabrică de întreprinderea de care este legată, concluzie justificată chiar dacă actul de donaţie nu cuprinde nici o menţiune cu privire la marcă.” (Curtea de Apel din Paris, decizia din 1 iunie 1965, în Révue internationale de propriété industrielle et artistique, nr. 61/octombrie 1965, p. 201 şi urm., apud E. Holban, S. Marinescu, op. cit., p. 212, speţa nr. II).

[26] A se vedea, în acelaşi sens, A. Chavanne, J. J. Burst, op. cit., p. 653.

[27] Avem în vedere situaţia în care părţile au dispus “se transmite fondul de comerţ aparţinând cedentului, compus din următoarele elemente:...” , după care urmează o enumerare limitativă în care nu figurează şi dreptul la marcă, deşi acesta a făcut parte din fondul de comerţ al cedentului până la data transmisiunii. Într-un asemenea caz, dreptul la marcă va rămâne în patrimoniul cedentului.

[28] Procura (sau mandatul, dacă este cazul) formează un tot indivizibil cu actul în vederea încheierii căruia a fost dată. Pentru amănunte, a se vedea Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2001, p. 313, precum şi autorii citaţi la nota de subsol nr. 7.

[29] Considerăm că, deşi dreptul la marcă este un bun mobil incorporal, iar art. 827 C. civ. impune ca obiectele mobile donate să fie trecute într-un stat estimativ semnat de donator şi de donatar, îndeplinirea acestei formalităţi nu este necesară ad validitatem, ci numai ad probationem, astfel cum rezultă din interpretarea dispoziţiilor art. 772 C. civ. Pentru amănunte asupra acestei chestiuni, a se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 125.

[30] A se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 140-148.

[31] Pentru amănunte, a se vedea infra, punctul 2.4.1.

[32] “Cererea de înscriere a cesiunii unei mărci va conţine următoarele elemente:

1. numele sau denumirea şi adresa sau sediul titularului;
2. numele sau denumirea şi adresa sau sediul noului titular;
3. dacă titularul are un mandatar, numele sau denumirea şi adresa sau sediul acestuia,
4. dacă noul titular are un mandatar, numele sau denumirea şi adresa sau sediul acestuia,
5. când noul titular este străin, denumirea statului căruia acestuia îi aparţine, denumirea statului în care noul titular îşi are domiciliul/sediul sau în care noul titular are o întreprindere în înţelesul art. 3 din Convenţia de la Paris;
6. când noul titular este o persoană juridică, forma de constituire a acesteia, precum şi denumirea statului a cărui legislaţie a servit drept cadru pentru constituirea persoanei juridice;
7. lista cuprinzând produsele şi serviciile la care se referă cesiunea mărcii, dacă cesiunea nu priveşte toate produsele şi serviciile înregistrate;
8. documentele care fac dovada cesiunii mărcii ...”

[33] Art. 33 alin. (1) din Legea nr. 7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare.

[34] Ţinerea unei evidenţe conforme realităţii în privinţa titularilor mărcilor prezintă avantaje practice notabile. Astfel, spre exemplu, este necesar ca avizul de refuz provizoriu al înregistrării unei mărci pentru existenţa unei mărci anterioare protejate, identice sau similare cu cea pentru care se solicită înregistrarea, să menţioneze numele titularului real al mărcii anterioare, pentru ca – eventual – solicitantul să poată obţine consimţământul acestuia la înregistrarea mărcii în condiţiile art. 7.

[35] A se vedea, pentru un punct de vedere similar, A. Chavanne, J. J. Burst, op. cit., p. 656. Preluând o decizie a Curţii de Casaţie franceze (24 iunie 1986, JurisClasseurPériodique 1986, IV, p. 261), autorii susţin că soluţia se aplică numai atunci când cesionarul care a înscris primul este de bună credinţă.

[36] Pentru această soluţie în materia vânzării lucrului altuia, a se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 57.

[37] Opinăm că, în cazul în care, după înscrierea celei de-a doua cesiuni, OSIM este sesizat cu înscrierea primei cesiuni, el va trebui să refuze efectuarea aceastei din urmă operaţiuni, până la soluţionarea - pe cale amiabilă sau prin hotărâre judecătorească irevocabilă – a conflictului dintre cei doi cesionari.

[38] A se vedea C. Stătescu, C. Bîrsan, op. cit., p. 132.

[39] Spre exemplu, dacă folosirea timp de cinci ani a mărcii similare înregistrate este notorie, se poate presupune că cesionarul a cunoscut această situaţie, astfel încât şi-a asumat riscul de a suporta concurenţa titularului mărcii similare.

[40] A se vedea C. Toader, Evicţiunea în contractele civile, Editura All, Bucureşti, 1997, p. 68.

[41] În cazul dreptului de uzufruct, evicţiunea se produce prin exercitarea de către terţ a dreptului său.

În cazul garanţiei reale mobiliare şi a privilegiilor, evicţiunea se produce numai dacă debitorul principal (de regulă, cedentul) nu-şi plăteşte datoria iar creditorul procedează la realizarea creanţei asupra dreptului la marcă.

Precizăm că, potrivit Regulii 28 alin. (6) din Regulament, “Marca poate face obiectul unor măsuri de executare silită şi poate fi dată în gaj sau poate face obiectul altui drept real.”

[42] Pentru amănunte privitoare la regimul juridic al acordului consacrat de art. 7, a se vedea infra, nr. 4.2.

[43] În cazul în care, anterior contractului de cesiune, a fost înregistrată o marcă similară cu marca transmisă considerăm că nu se ridică problema răspunderii pentru evicţiune a cedentului. Similaritatea celor două mărci nu poate fi stabilită decât pe calea unei acţiuni în anulare. Calitatea procesuală activă în acţiunea în anulare nu o are, după înscrierea cesiunii, decât cesionarul. Prin urmare, el va introduce o acţiune în anularea înregistrării mărcii. Dacă acţiunea este respinsă, atunci înseamnă că mărcile nu sunt similare şi deci nu există nici un temei pentru a se angaja răspunderea pentru evicţiune a cedentului. Dacă acţiunea în anulare este admisă, atunci marca terţului va radiată din Registrul Naţional al Mărcilor şi deci evicţiunea prin fapta terţului este înlăturată, astfel încât răspunderea cedentului pentru o astfel de evicţiune nu mai intră în discuţie.

[44] Totuşi, dacă anterior încheierii contractului, cedentul a comercializat el însuşi sau a autorizat comercializarea unei mari cantităţi de produse pe care se aplică marca şi nu l-a informat pe cesionar în legătură cu aceasta, atunci cesionarul va putea solicita anularea contractului de cesiune de marcă pentru dol prin reticenţă, dacă dovedeşte întrunirea elementelor acestui viciu de consimţământ.

Apreciem că este recomandabil ca, la momentul încheierii contractului, cesionarul să solicite cedentului  prezentarea unei situaţii globale a comercializării produselor (ce poartă marca) în perioada imediat anterioară încheierii contractului,  inserând în contractul de cesiune şi sancţiunea aplicabilă în cazul în care această situaţie nu corespunde realităţii. Practic, în acest caz, se va angaja răspunderea cedentului în temeiul obligaţiei de a garanta pentru evicţiune.

[45] A se vedea, pentru materia contractului de vânzare-cumpărare, Fr. Deak, op. cit., p. 79-80.

[46] De exemplu, ar fi putut invoca prescripţia extinctivă, dispoziţiile art. 48 alin. ultim, art. 49, ori ar fi putut demonstra că a obţinut acordul titularului mărcii anterioare, conform art. 7. De asemenea, cedentul ar fi putut invoca în procesul cu terţul evingător autoritatea de lucru judecat a unei hotărâri prin care s-a respins o acţiune în anulare introdusă anterior de acelaşi terţ, pentru aceleaşi motive. Puterea de lucru judecat a acestei hotărâri profită şi cesionarului întrucât, după cum s-a arătat în literatura de specialitate, “reclamantului din prima cerere i se poate opune cu succes puterea lucrului judecat de pârâtul din a doua cerere, altul decât cel din primul proces, dacă are aceeaşi situaţie cu primul pârât, deoarece reclamantul a avut la dispoziţie toate garanţiile dreptului de apărare în cadrul unor dezbateri contradictorii. În noţiunea de părţi, trebuie incluse şi unele persoane care nu au figurat personal la judecată: (...) dobânditorii cu titlu particular, dar aceştia numai în privinţa hotărârilor obţinute împotriva autorului lor, anterioare actului de transmisie a bunului.” (a se vedea V. M. Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, vol. II. Editura Naţional, Bucureşti, 1997, p. 273-274, precum şi lucrările şi hotărârile judecătoreşti citate la notele nr. 954 şi 955),

[47] A se vedea Tribunalul Braşov, sentinţa civilă nr. 925/2001, rămasă irevocabilă prin decizia nr. 462/2001 a Curţii de Apel Braşov, secţia comercială şi de contencios administrativ, publicată în Pandectele Române nr. 2/2002, p. 168-181. Prin această hotărâre, au fost obligate patru societăţi pârâte să înceteze definitiv producerea şi comercializarea – inclusiv activităţile de marketing, promoţionale, reclamă, distribuire – a produselor purtând marca SANTE, sub sancţiunea plăţii de către fiecare pârâtă, a unor daune cominatorii, în cuantumul echivalentului în lei, la cursul de schimb BNR, al sumei de 10.000 USD, în executarea voluntară a sentinţei rămasă definitivă şi irevocabilă, pe fiecare zi de întârziere.

[48] De exemplu, cedentul va putea dovedi că, dacă ar fi fost chemat în garanţie, ar fi invocat cu succes prescripţia, autoritatea de lucru judecat sau ar fi probat că nu exista risc de confuzie ori că mărcile nu sunt similare sau nu sunt de natură a induce în eroare pe ceilalţi comercianţi şi pe beneficiari.

[49] În acelaşi sens, a se vedea Y. Eminescu, op. cit., p. 187-188.

[50] Cedentul va putea dovedi că, dacă ar fi fost chemat în garanţie, ar fi probat că marca a fost efectiv folosită sau că nu a devenit uzuală ori, după caz, deceptivă.

[51] Pentru dezvoltări privind modificările convenţionale ale garanţiei contra evicţiunii în materia contractului de vânzare-cumpărare, a se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 83-84; C. Toader, op. cit., p. 40-42.

[52] Este de asemenea posibil ca preţul să fie stabilit sub forma unui procent din încasări, dar nu mai puţin de o sumă globală minimă (de exemplu, potrivit convenţiei părţilor, cedentul urmează să primească 10% din încasările cesionarului pentru o perioadă de 5 ani, dar nu mai puţin de 20 de milioane lei anual).

[53] A se vedea P. Roubier apud Y. Eminescu, op. cit., p. 161.

[54] A se vedea L. van Bunnen apud Y. Eminescu, op. cit., p. 162.

[55] Considerăm că pentru indicarea mărcii adjudecate este suficientă menţionarea numărului certificatului de înregistrare a mărcii, nefiind necesară şi descrierea mărcii.

[56] Dispoziţia art. 42 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999 potrivit cu care “posesorul bunului afectat garanţiei are următoarele obligaţii: a) de a întreţine bunul afectat garanţiei şi de a-l folosi ca un bun proprietar ... “ este extrem de confuză întrucât ea pare a se referi şi la creditorul posesor al bunului afectat garanţiei, care însă, potrivit regimului de drept comun al depozitului volunter, nu poate folosi bunul decât dacă acest drept i s-a conferit în mod expres sau tacit.

[57] Legea prevede şi posibilitatea vânzării pe pieţe publice, însă considerăm că acest mod de vânzare este inaplicabil dreptului asupra mărcii.

[58] Precizăm că, potrivit art. 88 din Legea nr. 99/1999, dacă creditorul vinde bunul afectat garanţiie cu încălcarea prevederilor acestei legi, va plăti debitorului o sumă echivalentă cu 30% din valoarea obligaţiei garantate existente la momentul vânzării sau diferenţa dintre preţul pieţiei şi preţul de vânzare, în funcţie de care dintre ele este mai ridicat, şi, în plus, va despăgubi debitorul pentru orice daune rezultând din vânzarea cu rea-credinţă. Pentru a evita asemenea consecinţe, în practică, chiar şi în cazul vânzării directe către un terţ, creditorul  solicită realizarea unei expertize cu privire la valoarea mărcii vândute.

[59] Considerăm că înscrierea în Registrul Naţional al Mărcilor a garanţiei reale mobiliare (gaj) asupra unei mărci, conform Regulii 28 alin. (7) din Regulament, nu conferă acestui drept opozabilitate faţă de terţi, ci are numai rolul de a informa persoanele interesate în legătură cu situaţia juridică a mărcii. Singura posibilitate de a asigura opozabilitatea faţă de terţi a garanţiei reale mobiliare asupra dreptului la marcă este înscrierea avizului de garanţie reală la Arhiva Electronică de  Garanţii Reale Mobiliare (art. 6 lit. f), coroborat cu art. 29 alin. 1 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999).

[60] În cazul adjudecării bunului mobil (deci şi a dreptului asupra mărcii) de către creditor în contul creanţei, legiuitorul  prevede o excepţie cu privire la sarcinile înregistrate anterior înscrierii garanţiei creditorului (art. 73 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999).

[61] A se vedea supra, nr. 2.2.1.b)

[62] Asociaţiile de fabricanţi, de producători, de comercianţi sau de prestatori de servicii sunt supuse regimului prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

[63] A se vedea supra, nr. 2.4.2.b1)

[64] Noţiunea de “ubicuitate” a fost utilizată pentru prima dată în doctrina dreptului de proprietate intelectuală de către d-na Prof. Ada Petrescu, în lucrarea Drept de proprietate industrială. Introducere în dreptul de proprietate industrială. Invenţia. Inovaţia, autori – A. Petrescu, L. Mihai – Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Bucureşti, 1987, p. 15-16.

[65] Desigur, este posibil ca un obiect necorporal să fie folosit simultan numai de către alte subiecte de drept decât titularul dreptului de proprietate intelectuală, dar şi în acest caz, numai cu autorizarea acestuia din urmă.

[66] A se vedea, în acest sens, Y. Eminescu, Regimul juridic al mărcilor, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1996, p. 165-166.

[67] În doctrină, s-a apreciat că licenţa de exploatare este acea formă de licenţă “prin care titularul mărcii acordă unui terţ nu numai dreptul de a aplica marca transmisă, dar şi de a fabrica produsul, astfel încât acelaşi semn ajunge să individualizeze două producţii de origine diferită, dar identice cât priveşte caracteristicile lor.” (Y. Eminescu, eod loc.). Nu împărtăşim această opinie, deoarece prin licenţa de marcă nu se acordă dreptul de a fabrica un anumit produs ca atare, ci doar dreptul de a aplica o anumită marcă pe un anumit produs. Dreptul de a fabrica produsul se poate transmite eventual, printr-un contract de licenţă de brevet de invenţie, un contract de licenţă de know-how etc. De exemplu,  un producător (A) poate fabrica becuri, în exercitarea libertăţii comerţului, cu autorizaţiile prevăzute de lege, fără a fi nevoit să ceară autorizarea unui alt producător de becuri (B), care nu are în patrimoniul său vreun monopol asupra acestora. Dimpotrivă, dacă A doreşte să fabrice becuri sub o anumită marcă, aparţinând lui B, atunci va fi nevoit să încheie cu acesta din urmă un contract de licenţă de marcă. Întrucât se încheie doar un contract de licenţă de marcă, A dobândeşte de la B numai dreptul de a aplica marca pe becurile sale, nu şi însuşi dreptul de a fabrica becuri.

Ţinând seama de nevoia unor producători de prestigiu de a-şi proteja drepturile de proprietate industrială (brevete, design, mărci, know-how etc), în practică acestea sunt transmise deseori împreună în cadrul unor contracte complexe de transfer de tehnologie sau de franciză.

[68] Exemplul clasic este acela în care producătorul-licenţiator livrează anumite produse în vrac, iar distribuitorul-licenţiat este autorizat să ambaleze produsele sub marca producătorului.

[69] În doctrină, se consideră că licenţa de reclamă constă în autorizarea folosirii, în scop comercial şi publicitar, a unei denumiri care formează obiectul unui drept personal al altora şi se dă ca exemplu autorizarea de a folosi numele sau pseudonimul unor vedete sau al unor personaje fictive popularizate prin literatură sau desen, ca Mickey Mouse, James Bond etc. (Y. Eminescu, op. cit., p. 166). Chiar din exprimarea autoarei citate rezultă că folosinţa mărcii nu poate fi niciodată autorizată în scop pur publicitar, ci numai dacă beneficiarului i se conferă şi şi un drept de utilizare comercială – adică o licenţă de exploatare sau de folosire. Mai mult, atunci când contractul priveşte folosirea unei denumiri ce formează obiectul unui drept personal al altuia, nu ne aflăm în prezenţa unei licenţe de marcă deoarece aceasta are ca obiect transmiterea dreptului patrimonial de folosinţă a mărcii. În fine, având în vedere cele ce precedă, exemplele invocate ne par inadecvate.

[70] Pentru analiza acestui contract (numit uneori, în practică, şi contract de prestări de servicii), a se vedea Fr. Deak, Drept civil. Contracte speciale,Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2001, p. 291 şi urm. ; D. Chirică, Drept civil. Contracte speciale, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997, p. 244 şi urm.; C. Toader, Drept civil. Contracte speciale, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003, p. 195 şi urm.

[71] În continuare, ori de câte ori vom face trimitere la un articol fără a menţiona şi legea din care face parte, se va înţelege că articolul citat este inclus în Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, publicată în Monitorul Oficial nr. 161 din 23 aprilie 1998.

[72] Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 833 din 19 noiembrie 1998, publicată în M.Of. nr. 455 din 27 noiembrie 1998 şi va fi citat în continuare în acest studiu “Regulamentul”.

[73] Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci va fi denumit în prezentul studiu folosindu-se abrevierea uzuală OSIM.

[74] Potrivit art. 1, “Drepturile asupra mărcilor şi indicaţiilor geografice sunt recunoscute şi apărate pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi.” (s.n.)

[75] Potrivit art. 40 alin. 2 teza finală “cesiunea, chiar parţială, nu poate limita teritorial folosirea mărcii pentru produsele sau serviciile la care se referă.”

[76] Să presupunem că printr-o cesiune parţială din punct de vedere teritorial, cedentul A transmite dreptul de folosire exclusivă a mărcii sale lui B pentru teritoriul Vechiului Regat, rezervându-şi acest drept pentru teritoriul Ardealului, Banatului, Crişanei şi Maramureşului. În acest caz, A nu are nici un mijloc de a controla calitatea produselor lui B, astfel încât va apărea pericolul ca acesta din urmă să aplice marca dobândită pe produse de o calitate inferioară. Consumatorul din Transilvania, obişnuit ca mărcii să-i corespundă produsele calitativ superioare realizate de A, va fi indus în eroare dacă, deplasându-se la Bucureşti, va cumpăra produse realizate de către B, purtând aceeaşi marcă, dar având o calitate inferioară.

[77] Principial, nu excludem posibilitatea ca, prin contractul de licenţă, beneficiarul să fi fost autorizat să folosească marca pentru o perioadă mai lungă decât durata de valabilitate a certificatului de înregistrare. În acest caz, contractul generează în sarcina titularului mărcii obligaţia de a depune cererea de reînnoire a înregistrării mărcii în termenii şi în condiţiile prevăzute de lege (art. 29-32) . Temeiul acestei obligaţii rezidă în art. 970 C. civ. potrivit căruia convenţiile “obligă nu numai la ceea ce este expres într-însele dar la toate urmările ce ... legea dă obligaţiei, după natura sa.” ( se vedea, în acelaşi sens, V. Roş, O. Spineanu –Matei, D. Bogdan, Mărcile şi indicaţiile geografice, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003, p. 379). În ipoteza analizată, prin acelaşi contract se acordă o licenţă totală din punct de vedere temporal pentru certificatul de înregistrare aflat în vigoare şi o licenţă parţială din punct de vedere temporal pentru certificatul de înregistrare care va fi eliberat în urma reînnoirii înregistrării mărcii. Desigur, dacă titularul nu depune în condiţiile legii cererea pentru reînnoirea înregistrării mărcii, se va angaja răspunderea sa contractuală.

[78] Dacă licenţa este cu titlu gratuit atunci, în principiu, beneficiarul nu poate transmite folosinţa mărcii, întrucât, de regulă, comodatarul deţine bunul împrumutat (în cazul nostru, marca) doar pentru folosinţă proprie (art. 1560 C. civ). Fără îndoială însă că, şi în acest caz, părţile pot conveni ca beneficiarul să poate transmite dreptul său de folosinţă unei alte persoane ori să poată încheia un contracte de licen ţă în limitele dreptului conferit de titularul mărcii.

[79] Spre exemplu, dacă beneficiarului licenţei i-a fost conferit dreptul de a aplica marca licenţiată pe maximum 10.000 de produse lunar, el nu va putea acorda o sublicenţă decât pentru o cantitate mai mică sau egală cu 10.000 de produse lunar.

[80] Potrivit art. 2 lit. a) din Titlul VI al Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice (M.Of. nr. 236 din 27 mai 1999), “sunt supuse prevederilor prezentului titlu, în ceea ce priveşte ordinea de prioritate, publicitatea şi executarea ... toate cesiunile drepturilor de creanţă ...” În plus, art. 99 alin. (1) din acelaşi titlu dispune “ Între cesiunea notificată debitorului sau acceptată de către acesta şi cesiunea înscrisă la arhivă, potrivit prezentului titlu, va avea prioritate cesiunea înscrisă.”

[81] În cazul în care această formalitate nu este efectuată, terţii se vor putea prevala de inopozabilitatea cesiunii dreptului de folosinţă. Spre exemplu, să presupunem că A, în calitate de licenţiator, încheie un contract de licenţă cu B, în calitate de licenţiat. Acesta din urmă cedează dreptul său de folosinţă către C, fără ca această cesiune să fie înscrisă în Registrul Naţional al Mărcilor. Dacă A introduce o acţiune în contrafacere împotriva terţului T, care exploatează ilicit marca, C poate face o cerere de interventie principală în proces (conform art. 43 alin. 3 din Lege), pentru a-şi repara propriul prejudiciu rezultând din acţiunile lui T. În lipsa înscrierii cesiunii dreptului de folosinţă, această cerere va putea fi paralizată de către T prin invocarea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a lui C. Dimpotrivă, dacă C şi-ar fi înscris cesiunea, dreptul său de folosinţă devenind opozabil lui T, atunci o asemenea excepţie nu ar fi putut fi primită de către instanţa de judecată.

[82] Pentru analiza aprofundată a sublocaţiunii şi a cesiunii dreptului de folosinţă în materia contractului de locaţiune, a se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 191-195; C. Toader, op. cit., 151-153.

[83] Spre exemplu, o astfel de clauză specială ar putea consta în prevederea potrivit căreia remuneraţia cuvenită licenţiatorului se stabileşte ca procent din veniturile realizate de licenţiat prin exploatarea mărcii. Este evident că licenţiatorul nu a putut consimţi la o astfel de clauză decât în considerarea calităţilor licenţiatului. Pentru un exemplu similar, în materia arendării pe fructe, a se vedea D. Alexandresco, Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român, Tomul IX, Ediţia a II-aTipografia Cartea Medicală, Bucureşti, 1926, p. 69.

[84] Pentru detalii privind această cauză de încetare a contractului de locaţiune, a se vedea vedea Fr. Deak, op. cit., p. 200-201; C. Toader, op. cit., 157-158.

[85] În mod obişnuit, în practică, la încheierea contractului de sublicenţă ori de cesiune a dreptului de folosinţă, licenţiatul înfăţişează cocontractului său contractul de licenţă încheiat cu titularul mărcii. Dacă se dovedeşte această împrejurare, exploatarea mărcii de către sublicenţiat (cesionar) îndeplineşte condiţiile delictului de contrafacere. În plus, întrucât la încheierea contractului a cunoscut cauza evicţiunii, sublicenţiatul (cesionarul) nu se va putea indrepta împotriva cocontractantului său în temeiul obligaţiei acestuia de a-l garanta împotriva evicţiunii.

[86] Pentru aplicarea acestei soluţii cu privire la moştenitorul aparent, în materia contractului de locaţiune, a se vedea D. Alexandresco, op. cit., p. 51şi autorii citaţi în nota 4.

[87] În consecinţă, în cazul în care licenţiator într-un contract de licenţă exclusivă a fost un titular aparent al mărcii, atunci clauza de exclusivitate va deveni ineficientă în urma desfacerii titlului licenţiatorului, contractul de licenţă producând în continuare efectele unei licenţe neexclusive. Licenţiatul va avea dreptul să solicite o reducere a redevenţei cuvenite licenţiatorului sau chiar desfiinţarea contractului de licenţă dacă va demonstra că, în lipsa clauzei de exclusivitate, nu ar fi încheiat contractul.