1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

 

Potrivit art. 47 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie[1], „Dreptul la brevet, dreptul la acordarea brevetului şi drepturile ce decurg din brevet pot fi transmise în tot sau în parte. Transmiterea se poate face prin cesiune sau prin licenţă, exclusivă sau neexclusivă, sau prin succesiune legală ori testamentară. Transmiterea produce efecte faţă de terţi numai începând cu data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a menţiunii transmiterii înregistrate la OSIM”.

Aceste dispoziţiile legale sunt dezvoltate în cuprinsul Regulilor 69 şi 72 -  75 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie.[2]

Analiza prevederilor art.  47 arată că sunt avute trei categorii de drepturi: dreptul la brevet, dreptul la acordarea brevetului şi drepturile ce decurg din brevet. Prin dreptul la brevet trebuie să se înţeleagă dreptul de exploatare exclusivă a invenţiei (dreptul subiectiv de proprietate industrială). Dreptul la acordarea brevetului reprezintă o etapă în devenirea dreptului exclusiv asupra invenţiei şi are un caracter esenţialmente temporar. Cum eliberarea brevetului conferă dreptul exclusiv asupra invenţiei, transmiterea dreptului la acordarea brevetului reprezintă o transmitere sub condiţie suspensivă a dreptului exclusiv asupra invenţiei. În sfârşit, prin sintagma „drepturile ce decurg din brevet” legiuitorul a avut în vedere ansamblul de prerogative ce alcătuiesc dreptul exclusiv de exploatare a invenţiei, drept ce se naşte din brevet[3].

În cele ce urmează, vom examina problemele care se pun în legătură cu transmiterea, în tot sau în parte, a drepturilor născute în legătură cu invenţia prin contractele de cesiune şi de licenţă.

 

2. CONTRACTUL DE CESIUNE DE BREVET

 

2.1. Noţiune. Contractul de cesiune de brevet este contractul prin care titularul brevetului de invenţie, în calitate de cedent, transmite cesionarului, în tot sau în parte, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, dreptul exclusiv de exploatare a invenţiei.

Specific cesiunii de brevet este obiectul său, care constă în însăşi transmiterea dreptului subiectiv de proprietate industrială asupra invenţiei.

 

2.2. Clasificare

2.2.1.Sub raportul modalităţilor în care se poate realiza, cesiunea poate fi totală sau parţială, atât din punctul de vedere al obiectului său, cât şi din cel al teritoriului la care se referă.

Cesiunea este totală din punctul de vedere al obiectului său atunci când ceea ce se transmite este dreptul la brevet în întregul său şi, prin aceasta, folosinţa exclusivă asupra invenţiei cu toate prerogativele sale;

Cesiunea este parţială dacă este limitată numai la anumite drepturi conferite de brevet ori numai la o anumită parte a invenţiei protejată prin brevet.

 Din punct de vedere al teritoriului la care se referă, cesiunea poate fi totală, atunci când dreptul transmis se poate exercita pe întreg teritoriul statului care a eliberat brevetul, sau parţială, când ea priveşte numai o parte a acelui teritoriu.

Situaţia juridică născută ca urmare a cesiunii parţiale - atât ca obiect, cât şi ca teritoriu – conduce la un regim de coproprietate asupra unei cereri sau unui brevet de inveţie, fiind aplicate dispoziţiile prevăzute de Regula 72 din Regulament şi cele din dreptul comun.

Cesiunea unei cote-părţi din dreptul asupra brevetului.

Ne aflăm în ipoteza unei asemenea cesiuni în umătoarele cazuri:

1.Brevetul a fost înregistrat pe numele mai multor persoane, fizice şi/sau juridice, care devin astfel cotitulari ai acelui brevet. Unul dintre aceşti cotitulari poate ceda unui cesionar cota-parte ideală şi abstractă pe care o deţine din dreptul asupra brevetului. În urma unei astfel de cesiuni, cesionarul dobândeşte exact poziţia juridică a cedentului, respectiv devine cotitular al dreptului la brevet alături de cotitularul care nu a cedat cota sa.

2.Titularul exclusiv al unui brevet cedează o cotă-parte din dreptul asupra brevetului. În această ipoteză, cedentul şi cesionarul devin cotitulari ai aceluiaşi brevet.

În toate cazurile, cotitularii îşi vor exercita drepturile asupra brevetului potrivit regimului de drept comun al coproprietăţii.[4] În materia invenţiilor, acest regim prezintă următoarele particularităţi:

1. a) În situaţia în care un brevet aparţine în comun mai multor titulari, fiecare dintre aceştia este coproprietar, şi, în această situaţie, exploatarea invenţiei poate fi făcută în baza unui acord scris al coproprietarilor privind modul de exploatare.

Dacă nu există un acord scris al coproprietarilor privind modul de exploatare a invenţiei, fiecare dintre coproprietari poate exploata invenţia în propriul său profit, sub rezerva de a-i despăgubi în mod echitabil pe ceilalţi coproprietari care nu exploatează în mod personal invenţia sau care nu au acordat licenţe de exploatare; în lipsa unui acord, despăgubirea este stabilită de instanţă, potrivit dreptului comun.

1. b) Fiecare dintre coproprietari poate acţiona în contrafacere în propriul său profit; coproprietarul care acţionează în contrafacere trebuie să notifice acţiunea celorlalţi coproprietari.

Fiecare dintre coproprietari poate să acorde unui terţ o licenţă de exploatare neexclusivă, în profitul său, sub rezerva de a-i despăgubi în mod echitabil pe ceilalţi coproprietari care nu exploatează în mod personal invenţia sau care nu au acordat licenţă de exploatare; în lipsa unui acord, această despăgubire este stabilită de instanţă potrivit dreptului comun.

c)O licenţă de exploatare exclusivă nu poate fi dată decât cu acordul tuturor coproprietarilor sau în baza unei sentinţe judecătoreşti definitive şi irevocabile. Licenţa exclusivă este considerată un act de dispoziţie care este guvernat de regula unanimităţii.

d)Coproprietarii dispun de un drept de preferinţă ce trebuie exercitat într-un termen de 3 luni cu începere de la notificarea intenţiei de cedare a brevetului; în lipsa unui acord, cu privire la preţul asupra cotei-părţi cesionate, preţul va fi stabilit de instanţa judecătorească, potrivit dreptului comun. Apreciem că încălcarea dreptului de preferinţă se sancţionează cu nulitatea relativăa contractului de cesiune a cotei-părţi.

1. e) Coproprietarul unui brevet poate să notifice celorlalţi coproprietari că renunţă în beneficiul celorlalţi la cota sa parte; cu începere de la data înscrierii renunţării în Registrul naţional al brevetelor de invenţie, respectivul coproprietar nu mai are nici o obligaţie faţă de ceilalţi coproprietari; în urma renunţării, ceilalţi coproprietari îşi reparţizează cota-parte asupra căreia s-a renunţat în afară de situaţia în care părţile au convenit altfel.

f)Dispoziţiile enumerate mai sus se aplică mutatis mutandis şi în cazul coproprietăţii asupra unei cereri de brevet de invenţie.

 

 

 

Cesiunea dreptului asupra brevetului pentru o perioadă de timp determinată.  

Se pune întrebarea dacă, în temeiul contractului de cesiune de brevet, cesionarul poate dobândi dreptul exclusiv asupra invenţiei pentru o perioadă mai scurtă decât durata de validitate a brevetului. De exemplu, brevetul mai este valabil pentru o perioadă de 5 ani iar dreptul asupra invenţiei este transmis pentru o perioadă de 3 ani.[5]

În opinia noastră, principiul libertăţii convenţiilor impune un răspuns pozitiv la această întrebare[6]. Deşi are efectul unei cesiuni parţiale, această operaţiune juridică poate fi concepută ca o dublă cesiune totală a dreptului la brevet. Prima cesiune totală, pură şi simplă, operează la momentul încheierii contractului şi are drept efect transferul dreptului asupra brevetului de la cedent către cesionar. A doua cesiune totală este afectată de modalitatea termenului şi presupune transferul dreptului asupra brevetului în sens invers, de la cesionar la cedent, la data la care expiră perioada pentru care cesiunea a fost consimţită.

Operaţiunea pe care o analizăm nu poate fi considerată ca o vânzare cu pact de răscumpărare. Aceasta pentru că cedentul nu este obligat la plata vreunui preţ pentru retransmiterea în patrimoniului său a dreptului asupra brevetului, la momentul împlinirii termenului pentru care cesiunea a fost consimţită. Singurul preţ care se datorează în temeiul contractului de cesiune a dreptului la marcă pentru o perioadă determinată se plăteşte de către cesionar în schimbul dobândirii dreptului exclusiv de exploatare a invenţiei pentru un termen determinat.

2.2.2. După scopul urmărit de părţi la încheierea contractului, cesiunea poate fi cu titlu gratuit sau cu titlu oneros.

Cesiunea cu titlu gratuit se poate realiza prin act unilateral sau prin contract. Cesiunea cu titlu gratuit prin act unilateral poate fi făcută numai pentru cauză de moarte şi are natura juridică a unui legat testamentar.

Contractului de cesiune cu titlu gratuit i se vor aplica regulile prevăzute de Codul civil pentru contractul de donaţie.

În cazul cesiunii cu titlu oneros, contractul va fi supus regulilor generale prevăzute de Codul civil pentru contractul de vânzare-cumpărare sau de schimb, în funcţie de natura contraprestaţiei, o sumă de bani sau, respectiv, un alt bun.

2.2.3. După raportul cu transmiterea unui alt bun, cesiunea de brevet poate fi principală sau accesorie.

Cesiunea de brevet este principală atunci când este independentă de transmiterea altui bun. Legea nu interzice transferul brevetului de invenţie independent de fondul de comerţ din care face parte.

Considerăm că, dacă părţile nu au dispus altfel, brevetul va fi considerat un element intrinsec fondului de comerţ transmis, astfel încât transmiterea fondului de comerţ va atrage după sine şi transmiterea dreptului la brevet. Ne aflăm în cazul unei cesiuni de brevet accesorii.

Voinţa contrară a părţilor poate fi expresă, atunci când părţile au exclus în mod explicit brevetul din rândul elementelor fondului de comerţ transmise, sau implicită, atunci când, spre exemplu, fără a preciza că se transmite fondul de comerţ în totalitatea lui, părţile au enumerat limitativ elementele fondului de comerţ transmise şi nu au inclus în enumerare şi dreptul la brevet.[7] 

 

2.3. Condiţii de formă. Opozabilitatea cesiunii faţă de terţi

2.3.1.Contractul de cesiune de brevet cu titlu oneros are natura juridică a unui contract de vânzare-cumpărare. Rezultă că acesta este un contract consensual, însă ad probationem trebuie să fie constatat printr-un înscris.

În cazul în care transmiterea brevetului operează în cadrul transmiterii fondului de comerţ, a patrimoniului sau unei fracţiuni din patrimoniu, forma aplicabilă este aceea prevăzută pentru categoriile de transmisiuni respective. Dacă nu există reguli speciale se aplică principiul consensualismului şi regulile generale de probă prevăzute de Codul civil sau de Codul comercial, după caz.

În cazul în care cesiunea de brevet este cu titlu gratuit, contractul astfel încheiat are natura juridică a unui contract de donaţie şi, în consecinţă, este supus regulilor de formă prevăzute de Codul Civil pentru acest contract. Prin urmare, în acest caz, cesiunea de brevet trebuie să îmbrace forma autentică ad validitatem (art. 813 C. civ.).[8] Deoarece dreptul asupra brevetului este un bun mobil incorporal, el nu poate forma obiectul unei donaţii sub forma darului manual. Cât priveşte donaţiile indirecte sau deghizate, sunt aplicabile pe deplin regulile dreptului comun.[9]

În ipoteza în care cesiunea cu titlu gratuit s-a realizat prin act juridic unilateral (adică prin legat testamentar), vor fi aplicabile pe deplin condiţiile de formă ale testamentului.

2.3.2. Potrivit art. 47 alin. 3, « Transmiterea produce efecte faţă de terţi numai începând cu data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a menţiunii transmiterii înregistrate la OSIM.. »

Cererea de înscriere a cesiunii unui brevet trebuie să cuprindă menţiunile prevăzute de Regula 73 alin.1 din Regulament.[10] Cererea trebuie însoţită de o copie de pe contractul de cesiune sau de pe extrasul din contract care prevede cesiunea, copia, respectiv extrasul, trebuind să fie certificate pentru conformitate de către un notar public ( Regula 73 alin. 2 din Regulament).

Dacă schimbarea vizează numai unul sau o parte din cotitulari şi nu toţi cotitularii, la cerere se va anexa un document semnat de ceilalţi cotitulari, care să conţină acordul expres al acestora cu privire la noul titular.

O singură cerere de înscriere a cesiunii unui brevet este suficientă chiar dacă schimbarea se referă la mai multe cereri sau brevete ale aceleiaşi persoane, dacă: a) schimbarea solicitantului sau titularului este aceeaşi pentru toate cererile şi toate brevetele; b) numerele cererilor şi brevetelor sunt indicate in cerere; c) taxele legale au fost achitate pentru fiecare cerere de brevet de invenţie indicată sau pentru brevetele acordate.

Înscrierea unei cesiuni a unui brevet este supusă plăţii unei taxe. Regimul juridic al acestei taxe este stabilit prin Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora (aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 383/2002, publicată în M.Of. 471/2.07.2002). Principalele dispoziţii care interesează taxa pentru înscrierea cesiunii de brevet sunt următoarele:

• Taxa trebuie plătită odată cu depunerea cererii de înscriere a cesiunii. Potrivit Regulii 73 alin. (6) din Regulament, “Cererea este considerată a fi depusă numai după plata taxei prevăzute de lege”;
• Persoanele fizice şi juridice române plătesc această taxă în lei. În prezent, cuantumul taxei este de 3.000.000 de lei, conform Anexei nr. 1 pct. 24;
• Persoanele fizice şi juridice străine plătesc această taxă în valută. În prezent, cuantumul taxei este de 100 USD sau 115 EURO, conform Anexei nr. 1 pct. 24;
• În cazul în care sunt mai mulţi cesionari, atât români, cât şi străini, taxa datorată în comun se plăteşte în valută (art. 7 alin. 3 din O.G. nr. 41/1998).

Conform regulii generale, consacrată de art. 1305 C. civ., când cesiunea de brevet are natura juridică a unui contract de vânzare-cumpărare, taxa va fi suportată de către cesionar (cumpărător), dacă părţile nu au convenit altfel. Considerăm că această regulă va fi aplicabilă şi în ipoteza în care cesiunea are natura unui contract de donaţie sau de schimb, întrucât donatarul sau, după caz, copermutantul care a primit brevetul este, de regulă, cel interesat să înscrie cesiunea.

Atunci când are îndoieli privind veridicitatea indicaţiilor din cerere sau din orice document privind înscrierea titularului ori a corectitudinii oricărei traduceri necesare înscrierii, OSIM poate solicita dovezi suplimentare.

Potrivit Regulii 73 alin. 9 din Regulament, OSIM examinează, pe baza documentelor depuse, îndeplinirea condiţiilor legale privind cererea de înscriere şi hotărăşte, după caz, admiterea sau respingerea acesteia, în termen de 30 de zile de la depunerea cererii la OSIM; termenul de 30 de zile poate fi prelungit în mod corespunzător de OSIM atunci când se apreciază ca fiind necesară depunerea de alte documente sau informaţii.

Tot astfel, potrivit Regulii 73 alin. 10 din Regulament, înscrierea schimbării solicitantului sau titularului se înregistrează, după caz, în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse sau în Ragistrul naţional al brevetelor de invenţie şi se publică în BOPI în luna imediat următoare celei în care a fost făcută înscrierea.

2.3.3. De la data înscrierii, cesiunea devine opozabilă terţilor. Terţi în această materie sunt cesionarii subsecvenţi, beneficiarii unei licenţe asupra invenţiei transmise, precum şi autorii oricăror acte de contrafacere.

Considerăm că efectul opozabilităţii cesiunii faţă de terţi nu va putea fi realizat prin nici un alt mijloc decât formalitatea înscrierii, prevăzută imperativ de lege. Este indiferent dacă terţul a cunoscut cesiunea prin  alte mijloace (spre exemplu, a fost notificat de către cesionar în sensul că acesta din urmă este noul titular al brevetului, inclusiv în cazul în care la notificare s-a ataşat copia contractului de cesiune).

Această soluţie se întemeiază, pe de o parte, pe argumentul că – spre deosebire de textele care reglementează publicitatea imobiliară[11] - art. 47 alin. (3) dispune că cesiunea devine opozabilă prin înscriere tuturor terţilor, iar nu numai terţilor de bună credinţă. Or, ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Pe de altă parte, raţiunea textului este aceea de a stimula înscrierea cesiunii de brevet, nu numai pentru protecţia terţilor, ci şi pentru ca OSIM să poată avea o evidenţă completă şi actuală a titularilor invenţiilor protejate, ceea ce este în beneficiul securităţii dinamice a circuitului juridic civil. Iar această raţiune se regăseşte numai atunci când condiţia înscrierii se aplică general şi uniform.

2.4. Efectele contractului de cesiune de brevet

În cele ce urmează, ne vom referi la efectele contractului de cesiune de brevet cu titlu oneros, care este mai frecvent întâlnit în practică şi ridică cele mai numeroase probleme. Deoarece efectele acestui contract nu se bucură de o reglementare specială, ele urmează a fi guvernate de regulile prevăzute de Codul civil pentru efectele contractului de vânzare-cumpărare, inclusiv cele referitoare la efectele cesiunii bunurilor necorporale.

Contractul de cesiune de brevet cu titlu oneros este un contract sinalagmatic întrucât dă naştere la obligaţii în sarcina ambelor părţi, care sunt reciproce şi interdependente. În cele ce urmează, vom analiza efectul translativ de drepturi al contractului, obligaţiile cedentului şi obligaţiile cesionarului.

 

2.4.1. Transferul dreptului exclusiv asupra brevetului

Potrivit regulilor de drept comun din materia contractului de vânzare-cumpărare (art. 1295 C. civ.), transferul dreptului asupra brevetului operează automat între părţi, prin efectul încheierii valabile a contractului. În consecinţă, exceptând cazul în care, printr-o clauză expresă, părţile au convenit să supună transferul dreptului asupra brevetului unei modalităţi determinate – termen sau condiţie – efectul translativ de drepturi al contractului de cesiune de brevet se produce în chiar momentul încheierii acestui contract.

Transferul dreptului asupra brevetului implică şi transmiterea dreptului de a introduce acţiunea în contrafacere, care apare ca un accesoriu al dreptului exclusiv de exploatare. În legătură cu acest aspect se ridică următoarele probleme:

• Întâi, se pune problema cine are calitatea procesuală de a introduce acţiunea în contrafacere pentru actele de contrafacere săvârşite anterior cesiunii de brevet. În lipsa unei prevederi contractuale contrare, se consideră că, împotriva acestor acte, cedentul păstrează dreptul de a introduce acţiunile corespunzătoare.

Prin prevedere contractuală contrară înţelegem o clauză prin care părţile convin să transmită şi creanţa la despăgubiri izvorâtă din delictul civil de contrafacere. În acest caz, contractul de cesiune va avea un obiect juridic complex, compus din dreptul exclusiv asupra mărcii (ca drept real asupra unui bun incorporal) şi dreptul la despăgubiri (ca drept de creanţă). Opozabilitatea faţă de debitorul cedat (autorul actelor de contrafacere) a cesiunii de creanţă este supusă formalităţilor de publicitate prevăzute de dreptul comun al cesiunii de creanţă. În consecinţă, independent de înscrierea contractului de cesiune la OSIM, cesiunea creanţei la despăgubiri va deveni opozabilă autorului delictului civil prin notificare, înscrierea la Arhiva de garanţii reale mobiliare sau, cel puţin teoretic, prin acceptarea cesiunii făcută de debitorul cedat (autorul delictului civil).

În cazul în care, la data încheierii contractului, era pendinte un litigiu referitor la acte de contrafacere săvârşite anterior de către un terţ, în lipsa unei prevederi exprese, calitatea procesuală activă a cedentului nu se va transmite prin contractul de cesiune ca accesoriu al dreptului asupra brevetului. 

1. Apoi, se pune problema de a şti cine este persoana care are calitate procesuală activă în acţiunea în contrafacere introdusă pentru reprimarea actelor săvârşite de terţi între momentul încheierii contractului de cesiune şi momentul înscrierii cesiunii la OSIM. În acest caz, cesionarul nu va putea introduce cu succes acţiunea în contrafacere, întrucât, în absenţa formalităţilor necesare pentru opozabilitatea cesiunii, din punctul de vedere al terţului autor al delictului civil, cesionarul nu este titularul dreptului exclusiv asupra brevetului. În schimb, cedentul ar putea pretinde despăgubiri din partea terţului pentru actele săvârşite de acesta după încheierea contractului de cesiune, dar înaintea înscrierii acestui contract.

Deşi între părţi contractul de cesiune valabil încheiat produce efectul translativ de drepturi fără îndeplinirea nici unei alte formalităţi, faţă de terţi acest efect este inopozabil, indiferent dacă ei înţeleg (ori au interesul) să se prevaleze ori nu de lipsa înscrierii. Opozabilitatea cesiunii faţă de terţi se realizează numai prin îndeplinirea formalităţilor prescrise de lege, iar nu şi prin alte modalităţi (cum ar fi recunoaşterea cesiunii de către aceştia).

Dacă, în urma intentării acţiunii împotriva terţului culpabil de acte de contrafacere săvârşite după încheierea contractului de cesiune, dar înainte de înscrierea acestuia la OSIM, cedentul a obţinut despăgubiri, considerăm că, în lipsa unei prevederi contractuale contrare, cesionarul este îndreptăţit să solicite de la cedent restituirea acestor despăgubiri.

Temeiul cererii de restituire astfel formulată îl reprezintă contractul de cesiune care, între părţi, este valabil şi opozabil încă din momentul încheierii sale în condiţiile legii. Cu alte cuvinte, brevetul s-a transmis din patrimoniul cedentului în patrimoniul cesionarului la momentul încheierii contractului de cesiune, astfel încât atingerile aduse de terţ dreptului la brevet reprezintă - din perspectiva părţilor - o pierdere patrimonială a cesionarului. În consecinţă, în raporturile cu cesionarul, cedentul ar păstra fără drept despăgubirile primite pentru această atingere.

1. c) În fine, pentru actele săvârşite de terţi ulterior înscrierii contractului de cesiune, calitatea de a introduce acţiunea în contrafacere revine întotdeauna cesionarului.

 

2.4.2. Obligaţiile cedentului

Cedentul are următoarele obligaţii:

-obligaţia de predare;

-obligaţia de a garanta pentru bunul transmis.

1. a) Obligaţia de predare în materia cesiunii de brevet se concretizează în obligaţia de a remite brevetul de invenţie.

Întrucât invenţia este un bun incorporal, predarea se face sau prin remiterea titlului de protecţie sau prin actele de folosinţă pe care le săvârşeşte cesionarul cu consimţământul cedentului. Potrivit art. 1325 C.civ., obligaţia de predare cuprinde şi obligaţia de a preda accesoriile bunului. Invenţia fiind o creaţie tehnică, o soluţie a unei probleme, accesorii ar putea fi considerate, în primul rând, toate acele planuri, desene, schiţe, etc. în care s-a materializat această creaţie, dar numai în măsura în care fără predarea lor nu s-ar putea realiza o folosire adecvată a invenţiei. Unii autori apreciază că reprezintă un accesoriu al invenţiei  şi know-how-ul folosit de cedent în realizarea acesteia, dar numai atunci când fără acest know- how folosirea invenţiei ar putea fi socotită incompletă[12].

b)Obligaţia cedentului de garanţie priveşte atât garanţia pentru evicţiune, cât şi garanţia pentru viciile lucrului.

În această materie, obligaţia cedentului de garanţie cuprinde: garanţia pentru fapta proprie, garanţia pentru fapta terţilor şi garanţia pentru viciile juridice ale brevetului.

b1) Obligaţia de a garanta pentru fapta proprie reprezintă obligaţia cedentului (precum şi a succesorilor săi universali şi cu titlu universal) de a se abţine de la orice act sau fapt de natură a-l tulbura pe cesionar în liniştita folosinţă a dreptului asupra brevetului. Practic, cedentul are obligaţia de a nu mai folosi invenţia cedată. Chiar dacă această obligaţie este contractuală, atunci când cedentul exploatează invenţia ulterior încheierii contractului de cesiune, la alegerea cesionarului, răspunderea cedentului va putea fi angajată atât pe tărâm contractual, cât şi pe tărâm delictual (pentru săvârşirea delictului civil de contrafacere). După cum se ştie, cea mai importantă excepţie de la principiul neadmiterii opţiunii între cele două tipuri de răspundere este aceea că opţiunea este permisă în cazul în care neexecutarea contractului constituie, în acelaşi timp, şi o infracţiune.[13] Or, potrivit art. 58 constituie infracţiunea de contrafacere fabricarea, folosirea sau punerea în circulaţie fără drept a  obiectului unui brevet de invenţie sau orice altă încălcare a drepturilor conferite conform art. 33 alin. (1), dacă aceste încălcări au fost săvârşite după data publicării cererii de brevet de invenţie.

  Soluţia propusă prezintă un evident interes practic: Dacă, în temeiul principiului non-cumulului celor două forme de răspundere civilă, cesionarul ar fi fost ţinut să introducă acţiunea în răspundere civilă contractuală, el nu ar fi putut obţine o reparaţie decât în limita prejudiciului previzibil. Dimpotrivă, soluţia pe care o împărtăşim permite cesionarului care optează pentru răspunderea civilă delictuală să obţină repararea atât a prejudiciului previzibil, cât şi a prejudiciului imprevizibil.

O situaţie specială de aplicare a obligaţiei de garanţie pentru fapta proprie este aceea în care, la data încheierii contractului de cesiune, cedentul are în stoc o cantitate mare de produse realizate pe baza invenţiei ce formează obiectul cesiunii. În ipoteza în care cedentul doreşte să valorifice ulterior produsele aflate în stoc, cu prilejul încheierii contractului el este obligat să-l informeze pe cesionar în legătură cu această stare de fapt. Părţile pot conveni o soluţie reciproc avantajoasă, cum ar fi: preluarea şi valorificarea produselor de către cesionar ori acordarea unui termen rezonabil cedentului pentru lichidarea stocului de produse, chiar după data încheierii contractului ş.a.m.d. Cedentul este pe deplin interesat să rezolve această problemă cu ocazia încheierii contractului de cesiune, deoarece în ipoteza în care situaţia stocurilor nu va fi reglementată, el nu va mai putea comercializa, sub marca cedată, produsele aflate în stoc.

 

b2) Obligaţia de a garanţie contra evicţiunii rezultând din fapta unui terţ reprezintă obligaţia cedentului (precum şi a succesorilor săi universali şi cu titlu universal) de a-l garanta pe cesionar împotriva tulburării sale în exercitarea prerogativelor de titular al brevetului, provenind din partea unei terţe persoane.

Obligaţia de garanţie a cedentului subzistă dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative: să fie vorba de o tulburare de drept, iar nu de fapt; cauza evicţiunii să fie anterioară cesiunii; cauza evicţiunii să nu fi fost cunoscută de către cesionar. Din multitudinea de tulburări care pot proveni din fapta terţului, le vom examina în continuare pe cele mai importante

i)Terţul poate invoca împotriva cesionarului beneficiul unui contract de licenţă consimţit de cedent anterior contractului de cesiune. În acest caz, dacă licenţa anterioară a fost înscrisă, ea este opozabilă cesionarului care este obligat să o respecte. În ipoteza în care, la momentul încheierii contractului de cesiune, cesionarul nu a cunoscut existenţa licenţei, el se va putea întoarce împotriva cedentului în temeiul obligaţiei acestuia din urmă de a-l garanta pentru evicţiune. După cum s-a arătat,[14] îndeplinirea formalităţilor de opozabilitate a contractului anterior (în speţă, a contractului de licenţă) nu înlătură garanţia pentru evicţiune a înstrăinătorului, întrucât opozabilitatea nu presupune cunoaşterea efectivă a cauzei evicţiunii la momentul încheierii contractului de înstrăinare. Necesitatea unui comportament onest, loial, de bună credinţă, la momentul încheierii contractului îi impune cedentului îndatorirea de a face cunoscute cesionarului contractele de licenţă asupra brevetului aflat în vigoare la acel moment.

ii)Aceleaşi soluţii sunt aplicabile mutatis mutandis şi în ipoteza în care terţul invocă un drept de uzufruct, de garanţie reală mobiliară (gaj) sau un privilegiu asupra brevetului.

iii) Acţiunea terţului în contrafacere împotriva cesionarului;

1. iv) Folosirea invenţiei de către cel care are un drept de folosire personală anterioară (art. 35 lit. b) sau ulterioară (art. 35 lit. e), ce nu a fost comunicat cesionarului în momentul încheierii cesiunii.

 

b3) Obligaţia de garanţie pentru viciile juridice ale brevetului.

         Cedentul are obligaţia de a-l garanta pe cesionar împotriva viciilor juridice ale brevetului, adică împotriva acelor situaţii care duc la nulitatea brevetului.

Răspunderea cedentului va fi diferită, după cum nulitatea va fi totală sau parţială. Astfel, în caz de nulitate totală, cedentul va restitui preţul integral şi, la cererea cesionarului, va putea fi obligat şi la plata de daune-interese; în caz de nulitate parţială, răspunderea cedentului va depinde de alegerea la care are dreptul cesionarul între a cere desfiinţarea cesiunii sau numai reducerea preţului, la care se pot adăuga şi daune-interese[15]

2.4.3. Obligaţiile cesionarului

1. a) Cesionarul este obligat sa plătească preţul cesiunii, care de obicei este stabilit printr-o sumă globală. Teoretic, nu este însă exclus ca preţul să fie stabilit ca procent din beneficiile obţinute sub brevetul cedat sau din produsele valorificate sub acest brevet.[16] În acest caz, cesionarul are şi obligaţia de a exploata brevetul cu diligenţa unui bun titular, de a nu renunţa la brevet şi de a se abţine de la orice acţiune de natură a atrage decăderea din dreptul la brevet.

b)Cesionarul este, de asemenea, dator să suporte cheltuielile necesitate de încheierea contractului de cesiune şi de îndeplinire a formalităţilor de înscriere a acestuia la OSIM.

3. CONTRACTUL DE LICENŢĂ DE BREVET

 

3.1.Consideratii generale

 

Toate obiectele dreptului de proprietate intelectuală – creaţiile intelectuale industriale, semnele distinctive şi operele literare, ştiinţifice şi artistice – au o trăsătură comună ce decurge din natura lor de bunuri necorporale: ubicuitatea. Ubicuitatea se manifestă în două stadii deosebite: apariţia şi folosinţa. Ubicuitatea sub aspectul apariţiei (creării) relevă aptitudinea unui obiect al proprietăţii intelectuale de a fi creat concomitent, dar în mod independent, de două sau mai multe persoane diferite. Ubicuitatea sub aspectul folosinţei relevă aptitudinea fiecărui obiect al proprietăţii intelectuale de a fi folosit concomitent, dar în mod independent, de două sau mai multe persoane.[17]

În cazul în care un astfel de obiect necorporal este protejat printr-un drept exclusiv, instrumentul juridic prin intermediul căruia ubicuitatea sub aspectul folosinţei se poate manifesta în mod concret este contractul de licenţă. Prin intermediul acestui contract, obiectul dreptului de proprietate intelectuală poate fi exploatat nu numai de către titularul dreptului exclusiv, ci şi de către alte subiecte de drept, autorizate de către acest titular.[18]

În cele ce urmează, vom examina succesiv noţiunea si natura juridica ,caracterele juridice, clasificarea, condiţiile de validitate, efectele şi încetarea contractului de licenţă de brevet.

 

3.2.Noţiune si natura juridica

 

Contractul de licenţă de brevet este convenţia prin care una dintre părţi (numită licenţiator sau transmiţătorul licenţei) conferă celeilalte părţi (numită licenţiat sau beneficiarul licenţei) dreptul de folosire temporară, totală sau parţială, a unui brevet de invenţie.

Spre deosebire de contractul de cesiune (fie şi parţială sub aspect temporal), contractul de licenţă nu transferă însuşi dreptul subiectiv de proprietate industrială asupra invenţiei, ci atribuie beneficiarului un simplu drept de folosinţă a invenţiei, în limitele stabilite prin contract.

Pentru a stabili natura juridică a contractului de licenţă de brevet trebuie să facem o distincţie după cum ne aflăm în prezenţa unei licenţe cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.           

Apreciem că, de lege lata, dacă din voinţa părţilor nu rezultă altfel, contractului de licenţă cu titlu oneros trebuie să i se aplice regulile prevăzute de Codul civil pentru locaţiune. După cum se cunoaşte, contractul de locaţiune este cel prin intermediul căruia o persoană, numită locator, se obligă să asigure unei alte persoane, numită locatar, folosinţa temporară, totală sau parţială, a unui lucru, în schimbul unei sume de bani sau alte prestaţii, numită chirie[19]. Ceea ce ţine,  de asemenea, de esenţa contractului de licenţă este că şi aici se transmite dreptul de folosinţă, iar această transmitere nu poate fi, prin natura lucrurilor, decât temporară, maximum pentru durata de valabilitate a brevetului, pentru că şi dreptul de folosinţă exclusivă născut din brevet este temporar. Tot astfel, transmiterea folosinţei poate fi totală sau parţială, iar în schimbul ei – dacă părţile nu au prevăzut altfel – se plăteşte un preţ. În sfârşit, dar nu în ultimul rând, dreptul de folosinţă exclusivă este un drept real care poartă asupra unui bun incorporal şi caracterizat prin ubicuitate – invenţia. Aşa fiind, rezultă că, în ceea ce le este ambelor esenţial, contractul de locaţiune şi cel de licenţă cu titlu oneros prezintă trăsături comune. Cu alte cuvinte, de lege lata, licenţa cu titlu oneros este forma de manifestare a contractului de locaţiune în materie de invenţie. Pe de altă parte, această statuare nu trebuie să conducă la neglijarea deosebirilor dintre cele două contracte, existenţa lor datorându-se caracteristicilor proprii ale bunului ce constituie obiectul licenţei – în principal, natura incorporală şi ubicuitatea.

Cât priveşte contractul de licenţă cu titlu gratuit socotim că acesta este, de lege lata, un contract de comodat (împrumut de folosinţă)[20] întrucât, mutatis mutandis, întruneşte toate elementele esenţiale ale acestuia.

3.3.Caractere juridice

Contractul de licenţă cu titlu oneros este comutativ, bilateral, cu executare succesivă, consensual şi intuitu personae .Unele precizări sunt necesare în legătură cu ultimele trei caractere juridice.

         - Astfel, este un contract cu executare succesivă, întrucât transmiterea folosinţei se face nu numai pentru momentul încheierii contractului, ci pentru o perioadă de timp, deci până la un termen. Durata contractului nu poate fi perpetuă, veşnică (art. 1415 C.civ.) pentru că însăşi durata de valabilitate a brevetului este temporară.

- De asemenea, este un contract consensual pentru că dispoziţiile art. 47 alin. 3 privitoare la necesitatea înregistrării la OSIM a transmiterii drepturilor prin licenţă nu instituie o condiţie ad validitatem, ci numai o exigenţă de opozabilitate. Este evident că, aplicându-se dreptul comun, forma scrisă va fi cerută – practic – întotdeauna ad probationem.

 - Cât priveşte caracterul intuitu personae, potrivit Regulii nr. 69 alin. 10 din Regulament „Licenţiatul poate acorda sublicenţe numai cu consimţământul licenţiatorului”.Rezultă că licenţa se încheie în considerarea calităţilor personale ale beneficiarului.

3.4.Clasificarea contractelor de licenţă

Dintre multiplele posibile clasificări, vom enunţa – ca având importante consecinţe juridice – numai câteva.

i)Astfel, din punctul de vedere al întinderii folosinţei pe care şi-o rezervă licenţiatorul, distingem :

Licenţa simplă (neexclusivă), prin care licenţiatorul păstrează dreptul de a folosi el însuşi invenţia şi de a autoriza şi alte licenţe. În lipsa unei prevederi exprese în contract, se prezumă licenţa simplă.

Licenţa exclusivă, prin care licenţiatorul se angajează sa nu încheie şi alte licenţe asupra aceleiaşi invenţii, pentru produsele şi pentru teritoriul pentru care s-a încheiat licenţa exclusivă.

Licenţa exclusivă absolută este o variantă a licenţei exclusive prin care licenţiatorul se angajează ca, pe perioada derulării contractului, să nu mai folosească nici măcar el însuşi invenţia pentru produsele şi pentru teritoriul la care se referă licenţa exclusivă.

Deoarece renunţările la drepturi nu se prezumă, caracterul absolut al licenţei exclusive trebuie prevăzut expres.

Contractul de licenţă exclusivă absolută nu trebuie confundat cu contractul de cesiune. După cum am arătat, contractul de cesiune transmite însuşi dreptul de proprietate industrială, pe când contractul de licenţă conferă numai un drept de folosinţă asupra invenţiei. Această distincţie pare mai greu de sesizat în cazul contractului de cesiune exclusivă absolută prin care singura persoană îndreptăţită să folosească marca este beneficiarul licenţei pe când licenţiatorul pierde acest drept, întocmai ca şi cedentul.

Totuşi, între cesiune şi licenţa exclusivă absolută subzistă anumite diferenţe notabile. Astfel, numai licenţiatorul, iar nu şi cedentul, păstrează prerogativa dispoziţiei juridice (jus abutendi) asupra dreptului de proprietate industrială (şi este, desigur, titularul dreptului de creanţă privind redevenţele licenţei exclusive absolute). De asemenea, cedentul poate introduce, fără restricţii, acţiunea în contrafacere pentru actele de încălcare a dreptului de folosire a invenţiei săvârşite de terţi după transferul acestui drept[21]. Dimpotrivă, beneficiarul licenţei exclusive (deci inclusiv a celei  absolute) poate introduce acţiunea în contrafacere numai dacă, după ce a notificat titularului brevetului actele de contrafacere de care a luat cunoştinţă, acesta nu a acţionat în termenul solicitat de licenţiat.(Regula 69 alin. 12 din Regulament). În fine, licenţa, chiar şi exclusivă absolută, păstrează un caracter esenţialmente temporar, pe când cesiunea produce, de regulă, efecte nelimitate în timp.

1. ii) Din punctul de vedere al întinderii folosinţei autorizate beneficiarului, licenţele pot fi totale sau parţiale, ultimele stabilind unele limitări folosinţei transmise, cum ar fi: în timp (totuşi, licenţa neputând dăinui decât cel mult pe perioada de valabilitate a brevetului ), în spaţiul (sub aspectul locului de utilizare sau de comercializare etc), referitor la obiect (doar anumite elemente ale acestuia), referitor la modul de utilizare (fabricare, vânzare, export, import, etc).

iii) Din punctul de vedere al scopului urmărit de părţi la încheierea contractului, licenţa poate fi cu titlu oneros, caz în care îi va fi aplicabil regimul juridic al contractului de locaţiune, sau cu titlu gratuit, ipoteză supusă reglementării aplicabile contractului de comodat.

1. iv) Dintr-un alt punct de vedere, licenţa poate fi pură (când nu i se alătură elemente caracteristice altor operaţiuni juridice) sau complexă,aceasta din urmă reprezentând reunirea licenţei şi a altor contracte (furnizare, cesiune, know-how, etc.), într-o singură operaţiune complexă de transfer de tehnologie.

 

3.5.Condiţii de validitate

   În această materie nu există particularităţi cât priveşte consimţământul şi cauza.De asemenea, legea nu cere respectarea vreunei condiţii de forma ad validitatem.

 

3.5.1.Capacitatea

 În principiu, contractul de licenţă se încheie, în calitate de licenţiator, de către titularul brevetului. Dacă nu li s-a interzis expres de către titular, uzufructuarul şi licenţiatul cu titlu oneros pot fi licenţiatori, în limitele dreptului care li s-a conferit. Dimpotrivă, uzuarul sau licenţiatul cu titlu gratuit nu pot, în lipsa unei stipulaţii contrare, să acorde licenţe altor beneficiari.

         Titularul brevetului nu poate avea calitatea de licenţiat în privinţa propriei invenţii decât dacă a dezmembrat în prealabil dreptul său constituind în favoarea unui alte persoane un drept de uzufruct sau dacă a conferit altuia o licenţă exclusivă absolută. În aceste ultime cazuri, uzufructuarul ori, după caz, licenţiatul exclusiv absolut pot acorda licenţe inclusiv titularului brevetului.

         Nu excludem posibilitatea ca un contract de licenţă să fie încheiat de un titular aparent al brevetului, cum ar fi, de pildă, moştenitorul aparent al titularului brevetului care a decedat ori cesionarul al cărui titlu a fost înscris în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi este lovit de o cauză de nulitate ce nu poate fi cunoscută de către licenţiat. În aceste cazuri, dacă licenţiatul demonstrează eroarea comună şi invincibilă cu privire la calitatea licenţiatorului de titular al mărcii, atunci contractul de licenţă rămâne valabil, însă numai în limitele unui act de administrare.[22]

3.5.2. Obiectul contractului

         Deoarece contractul de licenţă cu titlu oneros este bilateral, obiectul său este dublu:folosinţa invenţiei şi preţul licenţei.

Folosinţa invenţiei trebuie să se refere la o invenţie brevetată, iar brevetul să fie în vigoare la momentul încheierii contractului. Încheierea unui contract prin care se transmite folosinţa unei invenţii al cărei brevet expirase este posibilă, dacă părţile sunt în cunoştinţă de cauză , dar operaţiunea nu poate fi calificată în nici un caz drept un contract de licenţă de brevet, find – de fapt – un contract nenumit. De asemenea, se pot încheia contracte de licenţă şi pentru invenţii ce se vor breveta în viitor, dacă pentru eliberarea brevetului s-a depus deja cerere la OSIM.

Preţul licenţei poate fi o sumă globală ori, cel mai adesea, o redevenţă stabilită în funcţie de cifra de afaceri realizată de beneficiar sau de preţul produselor fabricate sub licenţă.

        

3.5.3Condiţii de formă

Legea nu prevede condiţii speciale de forma cu privire la validitatea contractului de licenţă. Cu alte cuvinte, contractul este perfect valabil încheiat prin simplul acord de voinţă al parţilor. Ad probationem manifestarea de voinţa a părţilor trebuie să îmbrace forma scrisă.

Există în schimb anumite formalităţi de publicitate care condiţionează opozabilitatea faţă de terţi a contractului de licenţă. Astfel, potrivit art. 47 alin. 3, « Transmiterea (inclusiv prin licenţă) produce efecte faţă de terţi numai începând cu data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a menţiunii transmiterii înregistrate la OSIM. »

Cererea de înscriere trebuie sa cuprindă condiţiile prevăzute de Regula 74 alin 1 din Regulament.  De asemenea, cererea este considerată a fi depusă numai după plata taxei prevăzute de lege.  Această taxă este identică cu cea de la cesiune. De la data înscrierii, licenţa devine opozabilă terţilor.

 

3.6. Efecte. Ceea ce este definitoriu pentru licenţa de brevet este faptul că acest contract conferă beneficiarului dreptul de a folosi invenţia în limite determinate prin contract.  De aceea, în cazul cel mai frecvent, în care licenţa este cu titlu oneros, pe lângă prevederile speciale referitoare la contractul de licenţa de brevet şi în măsura în care nu contravin acestor prevederi, vor fi aplicabile regulile generale prevăzute de Codul civil în materia contractului de locaţiune.

3.6.1. Obligaţiile licenţiatorului.

1. Obligţia de a-l pune pe beneficiar în situaţia de a folosi invenţia în condţiile convenite este forma de manifestare în cadrul licenţei a obligaţiei de remitere (predare) reglementata prin art. 1420 pct. 1 şi 1421 C. civ. pentru locaţiune. Aceasta este o obligaţie de a face şi în conţinutul său specific (conturat de natura incorporală şi ubicuă a bunului) întâlnim activităţile de predare a schiţelor, planurilor, modelelor, eşantioanelor etc. Cuprinzând descrierea completă a invenţiei (întrucât, de obicei, conţinutul relativ „opac” al brevetului, este insuficient), precum şi orice alte activităţi necesare punerii beneficiarului în situaţia de a folosi invenţia.

Este de principiu că obligaţia de predare din materia locaţiunii implică şi predarea accesoriilor. Aceasta se manifestă în cadrul contractului de licenţă, printre altele sub forma a două probleme pentru care soluţiile oferite de doctrină se constituie într-o panoramă deosebit de controversată: problema transmiterii perfecţionărilor aduse invenţiilor şi cea a acordării asistenţei tehnice. De bună seamă, dacă în cuprinsul contractului există clauze exprese cu acest obiect, soluţiile se vor da în consecinţă.

Cât priveşte problema dacă există sau nu obligaţia transmiterii către beneficiar a perfecţionărilor aduse invenţiei de către transmiţător, apreciem că trebuie distins între perfecţionările aduse anterior încheierii contractului de licenţă şi cele aduse ulterior. Astfel, perfecţionările ulterioare vor trebui comunicate doar când se va stabili, prin interpretarea contractului, că între părţi s-au convenit adevărate raporturi de colaborare, transmiterea presupunând însă, în acest caz, şi o modificare a preţului. În ceea ce priveşte perfecţionările anterioare, deşi în literatura juridică de specialitate se dau răspunsuri diferite, noi optăm pentru soluţia netransmiterii lor în măsura în care sunt apărate prin brevete distincte.

Problema dacă există sau nu obligaţia informării asupra know-how-ului aferent invenţiei, prin acordarea de asistenţă tehnică ar trebui să capete la prima vedere un răspuns afirmativ, din moment ce art. 1421 alin 1 C. civ. prevede că locatorul (deci şi transmiţătorul licenţei) trebuie să predea lucrul „în aşa stare încât să poată fi întrebuinţat”. Se ştie, însă că dispoziţiile Codului civil au în vedere situaţiile medii iar nu cele ieşite din comun. Aşa fiind, însemnează că  art. 1421 alin 1 C. civ. vorbeşte despre o „situaţie obişnuită”, pe când întrebuinţarea know-how-ului conduce la o întrebuinţare optimă a invenţiei. Este motivul pentru care nu credem că, în lipsa unei clauze exprese, există obligaţia de transmitere a know-how-ului.

2. Obligaţia de plată a anuităţilor rezultă din dispoziţiile art. 1420 pct. 2 C. civ., care statuează că locatorul (deci şi transmiţătorul licenţei) este dator să menţină lucrul închiriat „ în starea de a putea servi la întrebuinţarea pentru care a fost închiriat”, ceea ce, în materie de licenţă, trebuie înţeles în sensul instituirii obligaţiei de plată a anuităţilor. Totuşi, în practică, părţile stabilesc prin clauze exprese, în cazul licenţelor exclusive, că această obligaţie revine beneficiarului.
3. Obligaţia de garanţie îi impune transmiţătorului să realizeze tot ceea ce este necesar pentru ca „locatarul (adică beneficiarul) să se poată folosi neîmpiedicat în tot timpul locaţiuni” (adică a licenţei) (art. 1420 pct. 3 C. civ.) de invenţie, deci să asigure folosinţa liniştită şi utilă ceea ce presupune garantarea pentru tulburările provenite:
4. din propria faptă;
5. din fapta terţilor;
6. datorită viciilor ascunse.
7. Garanţia pentru propria faptă se întemeiază pe dispoziţiile art. 1424 C. civ. („Locatorul nu poate în cursul locaţiunii să schimbe forma lucrului închiriat...”- formulă care, în materie de licenţă, înseamnă interdicţia schimbării condiţiilor de folosire convenite), nefiind nevoie să se apeleze pentru fundamentare, aşa cum se face uneori, la principiul bunei-credinţe în executarea contractului. De asemenea, nu suntem de acord cu susţinerile care includ în conţinutul acestei garanţii obligaţiile de plată a anuităţilor, de a nu face concurenţă beneficiarului unei licenţe exclusive,  de a nu ceda brevetul şi  de a prelua la la încetarea contractului stocul de produse fabricate pe bază de licenţă şi nevândute. Într-adevăr obligaţia de plată a anuităţilor este distinctă, aşa cum am arătat. În al doilea rând, suntem de acord cu argumentul că, întrucât renunţările la drepturi nu se prezumă, însemnează că transmiţătorului unei licenţe exclusive nu i se interzice să exploateze ele însuşi invenţia, cât timp nu există clauză expresă în acest sens. În al treilea rând, este incontestabil, după părerea noastră, că transmiţătorul are dreptul, în lipsă de clauză contrară, să cedeze brevetul în timpul licenţei, întrucât cel mai adesea, în felul acesta nu se ajunge la desfiinţarea licenţei, care este opozabilă şi noului titular de brevet atunci când ea a fost înregistrată la O.S.I.M. (art. 47). Iar în cazurile când, totuşi, se ajunge la desfiinţarea licenţei, aceasta se datorează ori convenţiei exprese în acest sens ori culpei beneficiarului care nu a luat menţionatele măsuri de publicitate faţă de terţi. În sfârşit, în al patrulea rând, nu înţelegem, dacă suntem consecvenţi cu ideea că licenţei cu titlu oneros i se aplică regulile locaţiunii, care ar putea fi ( în lipsa unei clauze exprese ) temeiul obligaţiei transmiţătorului ca la încetarea contractului să preia stocul de produse fabricate pe bază de licenţă şi nevândute. Cu totul altceva este, însă, dacă vom vorbi de obligaţia transmiţătorului ca, la expirarea licenţei (moment după care beneficiarul nu mai poate exploata în nici un fel invenţia, căci ar încălca dreptul de folosinţă excusivă al celui dintâi), să în acorde beneficiarului un termen raţional, potrivit împrejurărilor, pentru lichidarea stocului. O astfel de obligaţie se întemeiază pe art. 970 alin. 2 C.civ., potrivit cu care  convenţiile „obligă nu numai la ceea ce este expres într-însele, dar la toate urmările ce echitatea sau legea dă obligaţiei, după natura sa ”.
8. Garanţia pentru fapta terţului există numai atunci când aceasta se întemeiază pe un drept, nu şi în ipoteza unei tulburări de fapt, pe care însuşi beneficiarul are posibilitatea să o înlăture (art. 1426 C.civ.). În temeiul garanţiei, transmiţătorul este obligat să acţioneze în contrafacere pe terţii care tulbură folosinţa beneficiarului sau să îl apere pe acesta în cadrul acţiunii în contrafacere introdusă de terţi.
9. Garanţia pentru vicii ascunse se fundamentează pe dispoziţiile art. 1420 pct. 3 C.civ. şi art. 1422 C.civ. În doctrină, se consideră că în materie de licenţă problema analizată se manifestă, printre altele, sub forma întrebării dacă există sau nu garanţie pentru validitatea brevetului, adică dacă transmiţătorul va răspunde sau nu în cazul când, după încheierea licenţei, brevetul este declarat nul (de exemplu, pentru nebrevetabilitatea invenţiei). În ceea ce ne priveşte, apreciem că, în realitate, aceasta nu este o chestiune de garanţie (care, deci, să fie rezolvată în lumina art.1420 pct.3 şi 1422 C.civ.), ci una de încetare a contractului pentru „pieirea lucrului” şi pe care o vom analiza ca atare la materia încetării licenţei (în lumina art. 1423 şi 1439 alin. 1 C.civ.).

Dar o problemă reala de garanţie pentru vicii ascunse este aceea a răspunderii atunci când obiectul contractului nu este tehnic realizabil şi exploatabil. Soluţia consacrată în teoria şi practica dreptului de proprietate industrială constă în antrenarea răspunderii transmiţătorului ori de câte ori există împrejurări (chiar necunoscute de transmiţător la momentul contractării) care împiedică din punct de vedere tehnic exploatarea. Suntem şi noi de acord că pe de altă parte o astfel de răspundere nu va exista atunci când exploatarea nu este rentabilă din punct de vedere comercial (licenţa nu are valoare comercială), părţile putând însă conveni şi în sens contrar (garanţie de fapt, care o înlocuieşte pe cea de drept).

 

3.6.2. Obligaţiile licenţiatului.

1. Obligaţia de plată a preţului este adusă la îndeplinire potrivit clauzelor cuprinse în contract (art. 1429 pct. 2 C.civ.).

Principala obligaţie a licenţiatului este aceea de plată a redevenţelor. Acestea sunt stabilite în funcţie de durata contractului de licenţa (la fel ca în cazul contractului de locaţiune), indiferent dacă plata se face dintr-o dată (chiar şi anticipat) sau în rate periodice şi indiferent dacă a fost stabilită într-o sumă fixă sau proporţional cu veniturile rezultând pentru licenţiat din comercializarea produselor realizate pe baza invenţiei.

2. Obligaţia de sistare a exploatării la încetarea contractului reprezintă manifestarea, în cazul licenţei, a obligaţiei de restituire a lucrului închiriat (art. 1431 C.civ.).

3.Obligaţia de apărare a titularului de brevet împotriva uzurpărilor se întemeiază pe dispoziţiile art. 1433 C.civ. In temeiul acestei obligaţii, licenţiatul este ţinut să-l înştiinţeze pe licenţiator nu numai cu privire la tulburările de drept provenite de la terţi, ci şi despre actele de contrafacere săvârşite de aceştia, dacă acele acte au ajuns la cunoştinţa licenţiatului.  

4. Obligaţia de exploatare a invenţiei este uneori semnalată ăn literatura de specialitate, cu titlu de generalitate, pentru toate categoriile de licenţe. În ceea ce ne priveşte, credem şi noi că o asemenea obligaţie nu ţine de natura contractului de licenţă şi că despre existenţa ei nu se poate vorbi decât atunci când realizarea unui drept al transmiţătorului o impune (de exemplu, când preţul licenţei este stabilit sub formă de redevenţe raportate la cifra de afaceri realizată de beneficiar prin exploatarea brevetului). La aceasta, adăugăm opinia că beneficiarului îi revine obligaţia de exploatare ori de câte ori licenţa este exclusivă absolut, atunci când transmiţătorului îi este interzisă folosinţa; astfel, neexploatarea nici direct de către titularul brevetului, nici de către beneficiarul licenţei ar putea atrage aplicarea, după caz, a dispoziţiilor art. 48 -52 care consacră licenţa obligatorie.

Când o astfel de obligaţie există exploatarea trebuie să fie personală, serioasă, efectivă şi leală. Acest ultim aspect conduce, după unii autori, la obligaţia beneficiarului, de a comunica şi el, ca şi transmiţătorul, perfecţionările aduse invenţiei după încheierea contractului. Apreciem însă, şi noi că o astfel de obligaţie există numai dacă, prin interpretarea contractului, se constată voinţa părţilor de a stabili între ele adevărate raporturi de colaborare.

 

3.7.Incetarea contractului de licenţă

         Ca orice contract şi licenţa poate înceta:

1. prin convenţia părţilor (art. 969 alin. 2 C.civ.);
2. ca urmare a constatării nulităţii ori a dispunerii anulării, cu menţiunea că acestea din urmă nu pot opera retroactiv, date fiind imposibilitatea restituirii folosinţei invenţiei;
3. de asemenea, urmare a caracterului bilateral al convenţiei, este aplicabilă sancţiunea rezilierii, cu efecte pentru viitor.

Codul civil stabileşte unele reguli speciale pentru încetarea contractului în chiar cuprinsul normelor din materia locaţiunii, reguli care – mutatis mutandis – sunt aplicabile şi licenţei. Astfel:

4. în principiu, licenţa poate înceta prin moartea uneia dintre părţi (art. 1440 C.civ.);
5. expirarea termenului (cu posibilitatea tacitei reconducţiuni - art. 1437 şi 1452 C.civ.)
6. denunţarea unilaterală (art. 1436 alin. 2 C.civ. )
7. intervenirea nulităţii brevetului. În această ultimă privinţă socotim că sunt aplicabile dispoziţiile art. 1423 şi 1439 alin. 1 C.civ., care vorbesc despre „pieirea lucrului”. Aceasta înseamnă că, dacă nulitatea este totală, contractul este desfăcut de drept, neputându-se concepe o licenţă fără obiect. Pe de altă parte, când nulitatea brevetului este parţială, beneficiarul poate, după împrejurări, să ceară fie o scădere a preţului, fie desfacerea contractului, aceasta din urmă numai dacă partea de brevet anulată era atât de însemnată încât se poate prezuma că fără ea nu ar fi consimţit iniţial la încheierea contractului. În toate cazurile, transmiţătorul nu va datora daune-interese, dacă intervenirea nulităţii nu îi este imputabilă (art.1423 alin. 2 C.civ.). Dimpotrivă, însă, dacă i se poate imputa o culpă, el va putea fi obligat să îl despăgubească pe beneficiar (de exemplu, prin restituirea redevenţelor pe care le-a primit).

Regula 75 din Regulament  prevede că înscrierea unei cesiuni, licenţe, sublicenţe sau înscrierea constituirii unei garanţii reale poate fi anulată din Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie sau, după caz, din Registrul naţional al brevetelor de invenţie la solicitarea scrisă a uneia dintre persoanele interesate.

 

 

 

[1] Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002.

În continuare, ori de câte ori se va face referire la un text legal fără a se indica şi actul normativ din care face parte, se va înţelege că este vorba despre Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată.

[2] Aprobat prin H.G. nr. 499 din 18.04.2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 22 mai 2003 (în continuare, Regulamentul).

[3] În acest sens, a se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Drept de proprietate industrială. Introducere în dreptul de proprietate industrială. Invenţia. Inovaţia, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Bucureşti, 1987, p. 187.

 

[4] Pentru detalii cu privire la regimul juridic al coproprietăţii, a se vedea C. Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura All Beck, Bucureşti, 2001, p. 168 şi urm; I. Adam, Drept civil. Drepturile reale, Editura All Beck, Bucureşti, 2002, p. 447 şi urm.; E. Chelaru, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Editura All Beck, Bucureşti, 2000, p. 11 şi urm.; L. Pop, Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996, p. 159 şi urm.

[5] Pentru detalii referitoare la proprietatea periodică, a se vedea C. Bîrsan, op. cit., p. 194 şi urm.

[6] Această concluzie pare a fi sprijinită şi de dispoziţia consacrata de Regula 73 alin. 1 lit. h din Regulament, care prevede ca cererea de înscriere a schimbării titularului trebuie să conţină, printre altele, şi “durata transmiterii drepturilor”. Rezultă că drepturile pot fi transmise prin cesiune şi pentru o perioadă mai scurtă decât durata de valabilitate a brevetului.

[7] Avem în vedere situaţia în care părţile au dispus “se transmite fondul de comerţ aparţinând cedentului, compus din următoarele elemente: [...]”, după care urmează o enumerare limitativă în care nu figurează şi dreptul la brevet, deşi acesta a făcut parte din fondul de comerţ al cedentului până la data transmisiunii. Într-un asemenea caz, dreptul la brevet va rămâne în patrimoniul cedentului.

[8] Considerăm că, deşi dreptul la brevet este un bun mobil incorporal, iar art. 827 C. civ. impune ca obiectele mobile donate să fie trecute într-un stat estimativ semnat de donator şi de donatar, îndeplinirea acestei formalităţi nu este necesară ad validitatem, ci numai ad probationem, astfel cum rezultă din interpretarea dispoziţiilor art. 772 C. civ. Pentru amănunte asupra acestei chestiuni, a se vedea Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Ed. Universul Juridic,  Bucureşti, 2001, p. 125.

[9] A se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 140-148.

[10] “Cererea de înscriere a schimbării titularului se prezintă în scris, sub semnătură, de către titularul anterior sau de noul titular şi va conţine următoarele indicaţii:

            a)solicitarea expresă privind înscrierea schimbării titularului;

1. b) numărul brevetului sau brevetelor cu privire la care are loc schimbarea titularului;
2. c) numele şi adresa titularului anterior, precum şi numele şi adresa noului titular;
3. d) data schimbării titularului;
4. e) când noul titular este străin., denumirea statului al cărui cetăţean este sau în care noul titular îşi are domiciliul /sediul ori în care acesta are o întreprindere în înţelesul art. 3 din Convenţia de la Paris;
5. f) justificarea schimbării titularului;
6. g) modalitatea de transmitere a drepturilor;
7. h) durata transmiterii drepturilor.

[11] Art. 33 alin. (1) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi  publicităţii imobiliare.

[12] A se vedea, A. Petrescu, L. Mihai, op. cit., pag. 200.

[13] A se vedea C. Stătescu, C. Bîrsan, op. cit., p. 132.

[14] A se vedea C. Toader, Evicţiunea în contractele civile, Editura All, Bucureşti, 1997, p. 68.

[15] A se vedea A. Petrescu, L. Mihai, op. cit., p.201.

[16] Este de asemenea posibil ca preţul să fie stabilit sub forma unui procent din încasări, dar nu mai puţin de o sumă globală minimă (de exemplu, potrivit convenţiei părţilor, cedentul urmează să primească 10% din încasările cesionarului pentru o perioadă de 5 ani, dar nu mai puţin de 20 de milioane lei anual).

[17] Noţiunea de “ubicuitate” a fost utilizată pentru prima dată în doctrina română a dreptului de proprietate intelectuală de către Prof. Ada Petrescu, în lucrarea A. Petrescu, L. Mihai, op. cit., p. 15-16.

[18] Desigur, este posibil ca un obiect necorporal să fie folosit simultan numai de către alte subiecte de drept decât titularul dreptului de proprietate intelectuală, dar şi în acest caz, numai cu autorizarea acestuia din urmă.

[19] A se vedea Fr. Deak, op. cit., p.173.

[20] Cu privire la acest contract, a se vedea, Fr. Deak, op. cit., p. 340-353.

[21] Potrivit Regulii 69 alin. 11 din Regulament, “Dacă în contractul de licenţă nu este stipulat altfel, licenţiatul nu poate introduce în justiţie o acţiune în contrafacere fără consimţământul titularului brevetului”.

[22] Pentru aplicarea acestei soluţii cu privire la moştenitorul aparent, în materia contractului de locaţiune, a se vedea D. Alexandresco, op. cit., p. 51, precum şi autorii citaţi în nota 4.